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Une décision "Marques"

Absence de contrefaçon d’une marque par la mise en place d’une enseigne reprenant les elements nominaux génériques de ladite marque, anteriorité d’une denomination sociale dans l’appreciation de l’anteriorité d’une marque

3 mai 2013

Identité entre marque et enseigne, risque de confusion, contrefacon de marque, demande reconventionnelle en nullité de la marque, caractère original de la marque, anteriorité constituée par denomination sociale, termes generiques

Mme CS exerce une activité de toilettage pour chien Fashion Dog et est titulaire de la marque du même nom. Mme AL crée ultérieurement une société de toilettage pour chien du même nom.

Après mise en demeure de Mme CS, Mme AL change de dénomination sociale qui devient Lilipuchien.

Mme CS fait constater par huissier que l’enseigne de Mme AL reste inchangée et demeure sous l’élément nominal "Fashion Dog", et assigne Mme AL en contrefaçon de marque.

La cour d’appel va se prononcer sur la demande reconventionnelle en nullité de marque demandée par Mme AL sur le fondement de l’antériorité de sa dénomination sociale au dépôt de la marque par Mme CS. Elle va se prononcer sur le fait que la dénomination sociale de Mme AL est certes antérieure au dépôt de la marque Fashion Dog par Mme CS, mais que Mme CS est également titulaire de la dénomination sociale Fashion Dog, et ceci antérieurement à la dénomination sociale de Mme AL. Il n’y a donc pas d’antériorité de la dénomination sociale, et la demande en nullité est rejetée.

En ce qui concerne la contrefaçon de la marque Fashion Dog, la cour d’appel va débouter Mme CS sur le fondement du manque de distinctivité de la marque déposée. En effet, la cour considère que la l’élément nominal litigieux "Fashion Dog" est générique, et qu’il est utilisée par de nombreuses autres enseignes dans le domaine du toilettage pour chien. Enfin, la cour d’appel va rejeter les demandes en concurrence déloyale compte tenu de la brièveté dans le temps de la contrefaçon et de l’absence de tout préjudice démontré par madame CS.

Cour d’Appel d’Aix En Provence

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COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 2e Chambre

ARRÊT AU FOND DU 14 MARS 2013 N° 2013/ 111 Rôle N° 11/11372

CS C/ SARL LILLIPUCHIEN AL

Grosse délivrée le : à : MAYNARD SIMONI JAUFFRES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/8116.  

APPELANTE

Madame CS exerçant sous l’enseigne FASCHION DOG représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats postulants au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SARL LILLIPUCHIEN anciennement dénommée FASCHION DOG, dont le siège social est sis 72 Cours Gouffe - 13006 MARSEILLE représentée Me Jean marie JAUFFRES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Xavier GARRIOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE,

Madame AL représentée Me Jean marie JAUFFRES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Xavier GARRIOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 04 Février 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2013

ARRÊT

Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2013, Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame CS a exploité à PLAN DE CUQUES (13), une activité de toilettage pour chien sous le nom commercial de FASHION DOG à titre individuel d’octobre 2004 au 18 avril 2008, puis dans le cadre de la SARL FASHION DOG immatriculée le 13 juin 2008 dont elle a été co-gérante. Madame CS a déposé le 11 février 2009 auprès de l’INPI, la marque française semi figurative FASHION DOG en classe 44 concernant les services de toilettage canin et félin, tribal canin, onglerie canine et féline et préparation aux concours, sous le numéro 09/3629015. Par acte sous seing privé du 2 mars 2009, madame CS a cédé l’intégralité de ses parts dans la SARL FASHION DOG en réservant ses droits sur l’usage de la marque FASHION DOG. Madame AL a immatriculé le 27 octobre 2008 une SARL unipersonnelle dénommée FASHION DOG ayant pour activité le toilettage pour chien. Déférant à une mise en demeure qui lui a été adressée par madame Carole SARAZIN, la SARL FASHION DOG a changé de dénomination sociale pour adopter celle de LILLIPUCHIEN suivant procès verbal du 14 avril 2009 publié le 23 avril 2009. Madame CS a fait constater par huissier le 4 mai 2009 que la dénomination FASHION DOG figurait toujours à titre d’enseigne sur le magasin de madame AL situé à MARSEILLE. Par acte du 24 juin 2009, madame CS a fait assigner la SARL LILLIPUCHIEN et madame AL devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en contrefaçon de marque aux fins d’obtenir une mesure d’interdiction sous astreinte ainsi que la réparation de son préjudice à concurrence de 20 000 euros outre indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens. La SARL LILLIPUCHIEN et madame AL ont formé une demande reconventionnelle en nullité de la marque FASHION DOG. Par jugement contradictoire du 7 avril 2011, le Tribunal de Grande instance a : prononcé la nullité de la marque française verbale FASHION DOG déposée le 11 février 2009 par madame CS en classe 44, et enregistrée sous le numéro 09 3629015, 1. dit que la décision une fois définitive sera transmise à l’INPI pour inscription sur le registre national des marques, par le greffe préalablement requis par la partie la plus diligente,

2. débouté madame CS de l’ensemble de ses demandes,

3. condamné madame CS à payer à la société LILLIPUCHIEN et à madame AL la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

4. débouté la société LILLIPUCHIEN et madame AL du surplus de leurs demandes,

5. condamné madame CS aux dépens de l’instance.

6. Par déclaration au greffe de la Cour du 28 juin 2011, madame CS a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 30 janvier 2012, madame CS demande à la Cour de :

1. infirmer le jugement déféré en toutes ses disposition

A titre principal, au visa des articles L 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle • constater que la SARL LILLIPUCHIEN et madame AL ont commis des actes de contrefaçon de la marque FASHION DOG enregistrée sous le numéro 09/3629015 • enjoindre à la SARL LILLIPUCHIEN et à madame AL d’avoir à cesser tout usage de la dénomination FASHION DOG sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, • condamner in solidum la SARL LILLIPUCHIEN et madame AL à payer à la concluante la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil • Constater que la SARL LILLIPUCHIEN et madame AL ont violé les droits de la concluante sur l’enseigne et le nom commercial FASHION DOG que celle-ci exploite depuis octobre 2004, • enjoindre à la SARL LILLIPUCHIEN et à madame AL d’avoir à cesser tout usage de la dénomination FASHION DOG sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir, • condamner in solidum la SARL LILLIPUCHIEN et madame AL à payer à la concluante la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause, • débouter la SARL LILLIPUCHIEN et madame AL de toutes leurs demandes, • condamner in solidum la SARL LILLIPUCHIEN et madame AL à payer à la concluante la somme de 4 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, • les condamner in solidum aux entiers dépens, ceux d’appel avec distraction.

Par conclusions du 25 janvier 2013, la SARL LILLIPUCHIEN et madame AL demandent à la Cour de : A titre principal, au visa de l’article 711-4 b du code de la propriété intellectuelle • confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de la marque FASHION DOG en raison de son droit antérieur, • dire que la marque FASHION DOG ne présente pas un caractère d’originalité suffisant, • prononcer la nullité de la marque,

A titre subsidiaire, au visa des article 564 du code de procédure civile, 1382 et 1383 du code civil • constater que la prétention subsidiaire est nouvelle, • la déclarer irrecevable, A titre très subsidiaire • rejeter les demandes formulées par madame CS,

En tout état de cause • condamner madame CS à payer aux concluantes la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, • la condamner aux entiers dépens, ceux d’appel avec distraction.

MOTIFS DE LA DECISION

1 ’ Sur la recevabilité de la demande aux fins de voir prononcer la nullité de la marque FASHION DOG formée par la SARL LILLIPUCHIEN et madame AL en défense à l’action en contrefaçon La société LILLIPUCHIEN et madame AL soutiennent que la marque FASHION DOG déposée le 11 février 2009 par madame CS est nulle d’une part en raison de l’antériorité de l’immatriculation de la SARL FASHION DOG par madame LAFAILLLE le 27 octobre 2008 d’autre part comme étant composée de termes génériques. Madame CS soulève l’irrecevabilité de la demande de nullité formée par madame AL et la société LILLIPUCHIEN comme étant dépourvues d’un droit antérieur lui étant opposable.

* Aux termes de l’article L 711-4, ne peut être adoptée comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une dénomination ou raison sociale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. La dénomination sociale identifie la personne morale concernée et est protégée dès l’immatriculation de la société au registre du commerce. La personne morale concernée peut défendre sa dénomination sociale d’une utilisation par une autre personne sous la forme d’une dénomination sociale, enseigne, nom commercial ou marque, à condition que cette utilisation soit postérieure à son immatriculation, qu’elle concerne une activité proche et qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Seul le titulaire d’un droit privatif antérieur sur le même signe ou la même dénomination peut l’invoquer pour l’opposer au titulaire du dépôt de la marque.

* En l’espèce, madame CS a procédé à l’immatriculation de la SARL FASHION DOG ayant pour activité le toilettage d’animaux et la vente d’accessoires et produits alimentaires pour animaux le 13 juin 2008 antérieurement à l’immatriculation le 27 octobre 2008 par madame AL de la SARL FASHION DOG ayant une activité identique. Le risque de confusion dans l’esprit du public est important en raison de la proximité géographique des deux sociétés. Madame CS était en conséquence à la date du dépôt de la marque le 11 février 2009, propriétaire de la dénomination sociale FASHION DOG. Madame AL qui n’est pas titulaire d’un droit privatif antérieur sur la dénomination sociale FASHION DOG doit dès lors être déclarée irrecevable en sa demande de nullité de la marque déposée par madame CS.

2 ’ Sur la demande principale en contrefaçon de la marque FASHION DOG formée par madame CS

Madame CS soutient qu’elle est recevable et fondée à se prévaloir des droits que lui confère la marque FASHION DOG par application des dispositions du code de la propriété intellectuelle. Madame AL lui oppose que la marque FASHION DOG composée de termes génériques est dépourvue de caractère distinctif. Selon l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant sa responsabilité. Selon l’article L 712-1, la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement lequel produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande. Selon l’article L 716-2, les faits antérieurs à la publication de la demande d’enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés. Lorsqu’il existe une identité entre une marque et une enseigne alléguée comme contrefaisante de nature à créer un risque de confusion majeur tant pour un consommateur d’attention moyenne que pour un consommateur attentif et avisé et que l’enseigne querellée désigne des produits et services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque, l’utilisation de l’enseigne en cause est constitutive de contrefaçon de marque sous réserve du caractère distinctif de la marque. En l’espèce, la publication de la demande d’enregistrement de la marque semi figurative FASHION DOG au BOPI a été effectuée le 20 mars 2009. L’action en contrefaçon engagée par madame CS porte sur la partie nominal de la marque semi-figurative déposée par elle et vise le nom commercial et l’enseigne figurant sur le magasin de madame AL. Madame CS a fait constater par huissier le 4 mai 2009 la présence de l’enseigne FASHION DOG et d’une affiche comportant les tarifs des prestations à la même en tête, sur le magasin de madame AL . Madame AL justifie par la production de la facture et d’une photo avoir réglé le 7 mai 2009 le coût de la fourniture et de la pose d’une enseigne LILLIPUCHIEN au lieu et place de l’enseigne FASHION DOG. La contrefaçon alléguée par madame CS a donc duré du 20 mars au 7 mai 2009 et avait pris fin à la date de l’assignation introductive d’instance. Chaque élément d’une marque complexe peut être protégé isolément s’il présente en lui même un caractère distinctif. En l’espèce, l’élément nominal de la marque semi-figurative enregistrée par madame CS ne présente pas de caractère distinctif dès lors que les termes FASHION DOG qui signifient « mode pour chien » sont génériques au sens de l’article L 712-2 du code de la propriété intellectuelle, sont employés par de très nombreux professionnels dans le domaine concerné ainsi que le révèlent les pages google produites par madame AL et sont compris par le public français compte tenu de son niveau linguistique et du caractère particulièrement répandu de ces termes. Madame CS n’est en conséquence pas fondée en son action pour contrefaçon et en sera déboutée.

3 ’ Sur la demande subsidiaire en concurrence déloyale formée par madame CS

Madame AL et la société LILLIPUCHIEN soulève l’irrecevabilité de la demande par application de l’article 564 du code de procédure civile selon lequel les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions. Madame CS se prévaut de l’article 565 selon lequel les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. La demande subsidiaire formée en cause d’appel par madame CS relative à la violation alléguée de ses droits sur l’enseigne et le nom commercial FASHION DOG par madame AL et la société LILLIPUCHIEN s’analyse en une demande connexe du chef de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du code civil, qui tend aux mêmes fins que l’action en contrefaçon de marque soumise au premier juge. En l’espèce, l’utilisation du 20 mars au 7 mai 2009 par madame AL du même nom commercial et de la même enseigne sur le plan phonétique mais non sur le plan graphique, que celui utilisé par madame CS pour désigner des prestations identiques n’est pas susceptible de caractériser un acte de concurrence déloyale compte tenu de sa brièveté dans le temps et de l’absence de tout préjudice démontré par madame CS. Madame CS sera en conséquence déboutée de sa demande subsidiaire en concurrence déloyale.  

4 ’ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Madame CS qui succombe en appel n’est pas fondée en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel. Il convient en équité de condamner madame CS à payer à madame AL et à la société LILLIPUCHIEN la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement en dernier ressort, Infirme partiellement le jugement déféré, et statuant à nouveau, Déclare madame AL et la SARL LILLIPUCHIEN irrecevables en leur demande de nullité de la marque FASHION DOG déposée par madame CS le 11 février 2009, Déboute madame CS de sa demande principale en contrefaçon de marque, Déclare madame CS recevable en sa demande subsidiaire pour concurrence déloyale, Déboute madame CS de sa demande subsidiaire en concurrence déloyale, Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions en ce compris les dépens, Déboute madame CS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne madame CS à payer à la SARL LILLIPUCHIEN et à madame AL ensemble la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne madame CS aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président



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2012-03-14 CA Aix en Provence
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Mis à jour le : 3 mai 2013



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