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Une décision "Marques"

Appréciation de l’usage sérieux et déchéance des marques "Miss Fitness" et "Mister Fitness"

7 novembre 2014

Marques, usage sérieux de marque, déchéance de marque

La SARL Weider Fitness a utilisé les expressions « Miss Fitness » et « Mister Fitness » au titre d’une compétition de culturisme. Or, celles-ci ont été déposés comme marques par Monsieur Laurent D., aux fins de produire des calendriers photographiques et d’organiser des concours de fitness. Saisi de l’affaire, le TGI de Marseille a estimé que Monsieur D. n’apportait pas la preuve d’un usage sérieux des deux marques litigieuses durant une période de cinq années ininterrompue. Il a ainsi prononcé leur déchéance en vertu de l’article L. 716-5 du CPI. Monsieur D. interjette appel du jugement.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence valide la décision des juges de première instance. D’après elle, même si un calendrier aux noms des marques litigieuses a été vendu durant la période de cinq années précitée, cela ne constitue en rien un usage sérieux permettant d’interrompre le délai. Ainsi, les juges d’appel refusent de déduire l’usage sérieux d’une marque de la commercialisation d’un calendrier ; l’usage résulte ici de l’achat par les consommateurs durant l’année concernée, et non directement d’un acte du détenteur de la marque.

Enfin, la Cour relève qu’une assignation pour atteinte à un droit de propriété sur une marque – intentée au cours de la période en question – ne caractérise en rien un usage sérieux, de sorte que le délai ne peut, là non plus, être considéré comme interrompu.

S.C.



Cour d’Appel d’Aix En Provence - Décision du 10 avril 2014

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COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 2e Chambre

ARRÊT AU FOND DU 10 AVRIL 2014 N° 2014/ 184 Rôle N° 12/06795

Laurent D.

C/

SARL WEIDER FITNESS

Grosse délivrée le : à : Me RIOU SARKIS Me PENARROYA-LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/07394.

APPELANT

Monsieur Laurent D.,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/004812 du 26/04/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le ****** à ******, demeurant ******

représenté par Me Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-Lorraine VOLAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.

INTIMÉE

SARL WEIDER FITNESS,

demeurant 494 Rue Léon Blum - 34000 MONTPELLIER représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Yvan MONELLI, avocat au barreau de MONTPELLIER

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 24 Février 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS - PROCÉDURE - DEMANDES :

Monsieur Laurent D., photographe domicilié à PARIS, a :

- le 1er février 2005 déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle la marque semi-verbale MISTER FITNESS en classes 25, 35 et 41 sous le numéro 05 3338051 ;

- le 23 mars 2005 immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS la S.A.R.L. STARTER PRODUCTIONS dont il est le gérant ;

- le 6 janvier 2006 déposé à l’I.N.P.I. la marque précitée en classes 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 24, 27, 28, 30, 32 et 33 sous le numéro 06 3402179 ;

- le 22 septembre 2009 déposé auprès de l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur la marque semi-verbale "Mister FITNESS" sous le numéro 005272885 ;

- le 21 avril 2010 déposé à l’I.N.P.I. la marque verbale MISS FITNESS en classes 9, 16, 25, 35, 38 et 41 sous le numéro 10 3 732 045.

Monsieur D. a utilisé ses clichés photographiques d’hommes dénudés pour illustrer 2 calendriers :

- "MISTER FITNESS modèles nus" pour l’année 2006, lequel a été vendu en octobre et novembre 2005 par la société STARTER PRODUCTIONS à divers magasins (les GALERIES LAFAYETTE, le BHV, SFL et la FNAC TOULOUSE), au profit de la lutte contre le SIDA en AFRIQUE ;

- "Mister Fitness LE CALENDRIER DES CHAMPIONS" pour l’année 2007, lequel a été vendu au magasin VIRGIN STORES par l’association LES ENFANTS DE LA-BAS ayant son siège au domicile de Monsieur D., la commande étant du 6 novembre 2006 et la livraison du surlendemain.

La S.A.R.L. WEIDER FITNESS ayant son siège à MONTPELLIER vend par internet notamment des suppléments nutritionnels (dont la créatine) pour les sportifs afin de développer une masse musculaire exempte de graisse. Elle a pour site www..weider.com et organise des compétitions de culturisme.

Un Huissier de Justice requis par Monsieur D. a constaté les 24 et 25 novembre 2006 que le site internet www..weidertrophy.com annonce pour ces 2 jours le "WEIDER trophy" à MARSEILLE, avec notamment la mention "Catégories (...) : Miss Fitness - Mister Fitness".

Le site internet www..StudioMagazine.fr informe de l’élection "mister fitness" dont le casting s’est déroulé du 25 novembre au 15 décembre 2007.

Monsieur D. a de nouveau requis un Huissier de Justice qui a constaté :

- le 19 février 2010 que par le moteur de recherche www..google.fr l’expression "mister fitness" aboutit au site internet de la société WEIDER FITNESS ;

- le 17 septembre suivant que par ce même moteur l’adresse belge www..weider.be permet d’aller sur le site www..soleil-rouge.eu du distributeur en BELGIQUE des produits WEIDER, ainsi que sur le site www..weider.fitness.fr de la société WEIDER FITNESS.

Les élections de MISS FITNESS et de MISTER FITNESS ont été organisées du 15 au 19 février 2012 par les marques éponymes de Monsieur D.

Ce dernier a été autorisé par la société HEALTH CITY le 1er octobre 2012 à organiser le 18 novembre suivant dans ses locaux parisiens son élection de MISS FITNESS et de MISTER FITNESS. Le site internet www..missfitness-misterfitness relate la préparation et le déroulement de ce concours. Le 25 mai 2010 Monsieur D. a assigné la société WEIDER FITNESS en atteintes à son droit de propriété et à sa marque devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.

Une ordonnance de référé du 11 juin 2010 rendue à la requête de Monsieur D. a notamment fait interdiction à la société WEIDER FITNESS de faire usage de la marque MISTER FITNESS pour des manifestations ou produits identiques ou similaires aux marques de l’intéressé, allouant à ce dernier à titre provisionnel la somme de 8 000 € 00 à valoir sur la réparation de son préjudice. Cette décision a été infirmée par arrêt de cette Cour du 31 mars 2011 retenant qu’il n’est pas prouvé que la majorité des faits invoqués (événements et concours de body building) par Monsieur D. soit imputable à la société WEIDER FITNESS. Le pourvoi formé par celui-là a le 7 janvier 2014 été déclaré non admis par la Cour de Cassation.

Par jugement du 22 mars 2012 le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :

* déclaré sans objet la demande présentée in limine litis par la société WEIDER FITNESS relative à l’incompétence du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE au profit de celui de PARIS concernant la marque communautaire ;

* rejeté la demande présentée par la société WEIDER FITNESS tendant à voir déclarer irrecevable l’action de Monsieur D. comme prescrite ;

* prononcé la déchéance des droits de Monsieur D. sur les marques françaises enregistrées à l’I.N.P.I. :

- sous le numéro 05 3338051 le 8 juillet [en réalité le 1er février] 2005 en classes 25 et 35 "services de mannequin à des fins publicitaires ou de promotion des ventes, publicité. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons)" ;

- sous le numéro 06 3402179 le 22 décembre [en réalité le 6 janvier] 2006 en classes 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 24, 27, 28, 30, 32 et 33 ; le Tribunal relevant d’une part que l’intéressé ne réplique pas à la demande de déchéance formée par son adversaire et n’apporte pas la preuve d’un usage sérieux de ces marques, et d’autre part que ses seules pièces susceptibles de cette preuve sont des bons de commande datés de 2005 et 2006 insuffisants pour démontrer une exploitation séreuses desdites marques ;

* dit que le jugement sera notifié au Directeur de l’I.N.P.I. par le Greffier aux fins d’inscription au Registre National des Marques, conformément à l’article R. 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

* rejeté l’ensemble des demandes présentées par Monsieur D. au titre d’actes de contrefaçon ;

* rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société WEIDER FITNESS ;

* condamné Monsieur D. à payer la somme de 7 000 € 00 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

* ordonné l’exécution provisoire.

Monsieur Laurent D. a régulièrement interjeté appel le 12-13 avril 2012. Par conclusions du 8 avril 2013 il soutient notamment que :

- les bénéfices de la vente de ses calendriers ont été reversés pour 2006 à la CROIX ROUGE, et pour 2007 à l’association humanitaire LES ENFANTS DE LA-BAS ;

- la société WEIDER FITNESS a utilisé sa marque pour décerner un titre lors de sa manifestation de body building WEIDER TROPHY du 25 novembre 2006 ; elle sponsorise la société WABBA qui organise des concours dans plusieurs catégories dont MISTER FITNESS (constats d’Huissier de Justice des 17 février et 17 septembre 2010) ; la recherche sur internet de MISTER FITNESS amène le 19 février 2010 à cette société WEIDER ;

- le point de départ de l’action en contrefaçon qui se prescrit par 3 ans est la date de commission de l’infraction, dont la dernière a été constatée par Huissier de Justice le 14 mars 2013 ;

- la société WEIDER FITNESS est parfaitement au courant de l’existence de sa marque MISTER FITNESS ; la navigation sur le site internet de la société WABBA WORLD permet d’être re-dirigé vers celui de celle-là ; en cliquant sur SOLEIL ROUGE ont accède à la société éponyme qui est le distributeur exclusif de la société WEIDER FITNESS ; les sites des compétiteurs body buildés font apparaître MISTER FITNESS ;

- ses clichés les plus connus sont des photographies d’athlètes nus, et cette nudité existe également pour les body builders, d’où un risque de confusion dans l’esprit du public ;

- la société WEIDER FITNESS, même en n’ayant qu’un rôle de sponsor des compétitions de body building sans des fins de commercialisation, diffuse la marque MISTER FITNESS à des fins publicitaires ;

- dans MISTER FITNESS le second mot ne saurait être envisagé comme un terme générique, car il est indissociable du premier qui le personnalise, et ne décrit pas ni ne qualifie un produit mais le désigne ;

- le titre MISTER FITNESS qu’il décerne à des sportifs exclut ceux chargés d’anabolisant et le body building ; il a investi près de 40 000 € 00 pour réaliser ses photographies et ses calendriers, à usage humanitaire ;

- la marque verbale MISTER FITNESS est le seul élément désignant le produit auprès du public ;

- il organise chaque année l’élection de MISTER FITNESS et MISS FITNESS, en 2012 le 18 novembre, sans physiques dits body buildés.

L’appelant demande à la Cour, vu les articles L. 713-1 et suivants, L. 716-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, de :

- condamner la société WEIDER FITNESS à lui verser la somme de 100 000 € 00 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à son droit de propriété et pour préjudice moral ;

- condamner la même à lui verser la somme de 40 000 € 00 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’atteinte à sa marque MISTER FITNESS numéro 05 3338051 ;

- constater qu’il abandonne toute demande de préjudice pour l’atteinte à la marque européenne qu’il se réserve le droit de solliciter devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS ;

- faire interdiction à la société WEIDER FITNESS de tout usage de la marque MISTER FITNESS pour des manifestations ou produits identiques ou similaires à ses marques et sous quelque forme que ce soit ;

- prononcer l’exécution provisoire du jugement ;

- condamner la société WEIDER FITNESS à lui verser la somme globale de 3 000 € 00 en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner la même en tous les dépens, en ce compris les frais de constat d’Huissier de Justice.

Concluant le 13 janvier 2014 la S.A.R.L. WEIDER FITNESS répond notamment que :

- Monsieur D. cherche à interdire d’une façon générale l’usage du nom MISTER FITNESS, alors qu’elle ne vend aucun produit sous ce nom ; FITNESS est un terme générique pour désigner une pratique sportive ; elle n’organise pas de manifestations sportives, à la différence de la société WABBA qui lui étrangère ;

- Monsieur D. ne précise pas sur quel titre de propriété il fonde exactement sa demande en contrefaçon, ni les produits ou services pour lesquels il demande la protection du droit des marques, ni quels actes de contrefaçon il lui reproche, ni ne qualifie sa demande (contrefaçon à l’identique ou par imitation) ;

- elle vend des produits dans le domaine de la nutrition sportive qui bénéficient d’une très grande notoriété ;

- FITNESS désigne de façon générique une activité sportive tournée vers le bien-être ; elle-même ne vend pas de calendriers MISTER FITNESS ; le calendrier de 2006 est une annonce pour celui de 2007, lequel n’est pas édité et placé par Monsieur D. mais par la société STARTER PRODUCTION en liquidation judiciaire depuis le 10 mai 2007 ; son adversaire ne démontre pas l’existence réelle de l’association LES ENFANTS DE LA-BAS ;

- les marques de Monsieur D. sont protégées en France, alors que les manifestations WABBA se sont déroulées pour 2006 en Grèce et pour 2010 en Belgique ; le lien internet de MISTER FTINESS Belgique à la société WEIDER Belgique n’est pas français, et ne peut être imputé à elle-même ;

- Monsieur D. ne démontre pas le risque de confusion entre ses clichés et les compétitions de body building, et n’utilise pas le signe MISTER FITNESS à titre de marque ;

- la prescription de 3 ans est acquise entre la manifestation du 25 novembre 2006 et l’assignation du 16 avril 2010 ;

- Monsieur D. ne démontre pas avoir effectivement et sérieusement exploité ses 2 marques MISTER FITNESS pendant 5 ans ; sont inopérantes la prétendue remise d’un titre MISTER FITNESS non démontrée, la demande d’inscription au salon BODY FITNESS pour mars 2011, la copie de la page du site internet de Monsieur D. ;

- l’élection MISTER FITNESS date de 2005 et a été le fait du CLUB MED GYM ESPLANADE ;

- Monsieur D. produit des pièces qui sont des demandes de devis et non des prestations accomplies et payées ; l’acquisition d’un trophée MISTER FITNESS en 2009 n’est pas démontré ;

- les demandes indemnitaires de Monsieur D. ne sont soutenues par aucun document comptable ;

- l’image véhiculée par les photographies du calendrier n’est pas supérieure à celle attachée au body building.

L’intimée demande à la Cour, vu les articles L. 713-1 à L. 713-3 et L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, de :

- rejeter toutes demandes de Monsieur D. ;

- infirmer le jugement, rejeter toutes demandes en contrefaçon comme prescrites, et condamner Monsieur D. à payer la somme de 15 000 € 00 pour procédure abusive ;

- confirmer le jugement pour le surplus et :

. constater que Monsieur D. ne précise pas sur quelles classes de produits ou services il agit en contrefaçon ;

. constater que le même ne précise pas quelles utilisations des termes MISTER FITNESS il lui reproche, et par le fait même ne caractérise pas les faits de contrefaçon allégués.

. constater qu’elle n’utilise pas les termes MISTER FITNESS dans la vie des affaires et spécialement pas pour offrir dans le commerce un calendrier ;

. constater que Monsieur D. ne justifie pas d’une exploitation sérieuse de ses marques MISTER FITNESS dans leur fonction de marque (distinctivité et garantie d’origine) pas plus que dans la vie des affaires ;

. débouter Monsieur D. de toutes ses demandes en contrefaçon ;

. prononcer la déchéance totale ou partielle des droits de celui-ci pour l’ensemble des produits et services visés aux classes de ses 2 marques MISTER FITNESS ;

. dire que l’arrêt sera publié au Registre National des Marques à la diligence du Greffe ou d’elle-même et aux frais de Monsieur D. ;

. condamner ce dernier à payer la somme de 10 000 € 00 par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2014.


MOTIFS DE L’ARRÊT :

Le dernier acte reproché à la société WEIDER FITNESS par Monsieur D. est le lien entre le moteur de recherche www..google.fr et le site internet de celle-là www..weider.fitness.fr, lien qui a été constaté par Huissier de Justice le 19 février 2010 ; moins de 3 ans se sont écoulés entre cet acte et l’assignation du 25 mai suivant, et par suite cette société n’est pas fondée à invoquer la prescription, découlant de l’article L. 716-5 alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle, de l’action engagée par son adversaire.

Monsieur D., débouté par le jugement pour déchéance de ses 2 marques en raison de l’absence de leur usage sérieux, a fait appel mais curieusement est dans les motifs de ses conclusions comme dans leur dispositif muet sur cette déchéance qui constitue pourtant l’élément essentiel du litige.

La déchéance des droits du titulaire de marque peut être demandée par toute personne intéressée si celui-là, "sans juste motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans" (article L. 716-5 du même Code).

Monsieur D. a le 15-19 février 2012 puis le 18 novembre suivant fait des actes d’usage sérieux de ses 2 marques MISTER FITNESS, déposées respectivement les 1er février 2005 et 6 janvier 2006, en organisant des élections MISS FITNESS et MISTER FITNESS. Le précédent acte d’usage sérieux de ces marques est la commande-livraison les 6-8 novembre 2006 pour le calendrier 2007 de l’intéressé "Mister Fitness LE CALENDRIER DES CHAMPIONS" vendu au magasin VIRGIN STORES ; l’usage de ce calendrier au cours de l’année 2007 qu’il concerne a été fait par les clients l’ayant acheté à ce magasin et non par Monsieur D. lui-même.

La période du 9 novembre 2006 au 15 février 2012 est un peu supérieure à 5 ans et 3 mois, et n’a pu être interrompue du fait de l’assignation délivrée le 25 mai 2010 par Monsieur D. à la société WEIDER FITNESS, cet acte ne constituant pas un usage sérieux d’une marque.

C’est donc à juste titre que le Tribunal de Grande Instance a prononcé la déchéance de Monsieur D. pour ses droits sur ses 2 marques semi-verbales MISTER FITNESS et pour toutes les classes de celles-ci ; le jugement est confirmé.

Si la procédure de Monsieur D. était injustifiée, son caractère abusif n’est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu’en aurait subi la société WEIDER FITNESS ; par suite la Cour déboutera cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.

Enfin l’équité, notamment le fait que Monsieur D. n’ait pas argumenté en appel sur la déchéance prononcée en première instance, permet de faire droit pour partie à la demande de la société WEIDER FITNESS au titre des frais irrépétibles d’appel.


DÉCISION :

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Confirme le jugement du 22 mars 2012.

Condamne en outre Monsieur Laurent D. à payer à la S.A.R.L. WEIDER FITNESS une indemnité de 6 000 € 00 au titre des frais irrépétibles d’appel.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne Monsieur Laurent D. aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’Aide Juridictionnelle, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.



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Mis à jour le : 6 novembre 2014



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