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Une décision "Marques"

Contrefacon d’une marque de bijoux fantaisie pour des porte monnaies

3 mai 2013

Contrefacon, Usage serieux, decheance, Marque de renommée , risque de confusion, imitation servile

La société Agatha Diffusion est titulaire de la marque figurative représentant un chien de race scottish-terrier. A la suite d’une retenue douanière et d’une saisie contrefaçon sur ordonnance, la société Agatha Diffusion assigne la société Any Diffusion en contrefaçon, pour la commercialisation de portes monnaies avec apposition d’une imitation de ce logo.

Le juge de 1ere instance retient la déchéance de la marque pour absence d’usage sérieux pendant 5 ans, dit que le responsabilité de la société Any est engagée et la condamne au paiement de dommages et intérêts. La Cour d’Appel va infirmer ce jugement, va reconnaitre l’usage sérieux de la marque par la société Agatha Diffusion et dire qu’il n’y a pas déchéance, va fonder son jugement sur l’existence d’une contrefaçon par imitation selon l’art 716-1 du CPI et non sur 713-5 comme en 1ere instance sur la base de la renommée de la marque. La cour d’Appel va caractériser le risque de confusion et confirmer la contrefaçon par imitation.

Cour d’Appel d’Aix En Provence

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COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 2ème Chambre

ARRÊT AU FOND DU 14 MARS 2012 N° 2012/ 122 Rôle N° 11/02372

E.U.R.L. ANY DIFFUSION C/ SA.R.L. AGATHA DIFFUSION

Grosse délivrée le : à : LATIL ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 07/11921

APPELANTE

E.U.R.L. ANY DIFFUSION, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis 37 rue du Petit Saint Jean - 13001 MARSEILLE représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats postulants au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Hakim IKHLEF substitué par Me Baptiste CAMERLO, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R..L AGATHA DIFFUSION, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis 45 avenue Victor Hugo - Bâtiment 258 Sud - 93300 AUBERVILLIERS représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats postulants au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Géoffroy GAULTIER substitué par Me Florence JACQUAND, avocats au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 13 février 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de procédure civile, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Monsieur Robert SIMON, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2012 Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

Le 10 décembre 1993 la S.A.R.L. parisienne AGATHA DIFFUSION, constituée en février 1991, a déposé une marque figurative représentant un chien de race scottish-terrier, debout, vu de profil avec les pattes avant et arrière formant respectivement un bloc, la tête à gauche et un collier ; cette marque a été enregistrée sous le n° 93 496 162 en classes de produits ou services 3, 14, 18 et 25, publiée dans le Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (B.O.P.I.) du 20 mai 1994, et renouvelée le 5 décembre 2003. Le 23 octobre 2007 la Direction Interrégionale des Douanes et Droits Indirects de P.A.C.A. CORSE a informé la société AGATHA de la mise en retenue de marchandises (257 porte-monnaie) présumées contrefaire sa marque, achetées le 30 mars 2004 à la société parisienne ZAL par l’E.U.R.L. marseillaise ANY DIFFUSION constituée en février 2000.

Autorisée par ordonnance du 21 mars 2008 la société AGATHA a fait procéder le 28 mai suivant à une saisie contrefaçon et descriptive de ces marchandises.

Le 2 novembre 2007 la société AGATHA a assigné la société ANY en contrefaçon devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, qui par jugement du 27 janvier 2011 a : * prononcé à compter du 20 mai 1999 [soit 5 ans après la publication au B.O.P.I.] la déchéance des droits de la société AGATHA sur la marque déposée le 10 décembre 1993 pour les produits de la classe 18, faute d’usage sérieux dans ces 5 ans ; * dit que cette décision devenue définitive sera transmise à l’I.N.P.I. pour inscription sur le Registre National des Marques à la requête de la partie la plus diligente ;

* débouté la société AGATHA de sa demande au titre de contrefaçon de sa marque ;

* dit qu’en mettant en vente des porte-monnaie portant la représentation d’un scottish-terrier imitant la marque renommée dont est titulaire la société AGATHA, la société ANY a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

* fait interdiction à la société ANY de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 100,00 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision ;

* dit que le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;

* condamné la société ANY à payer à la société AGATHA la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée à l’image attachée à la marque du fait de ces agissements ;

* autorisé la publication du dispositif de la présente décision dans 3 journaux ou revues au choix de la société AGATHA et aux frais de la société ANY, sans que le coût de chaque publication n’excède la somme de 3 000,00 euros H.T. ;

* condamné la société ANY à payer à la société AGATHA la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

* ordonné l’exécution provisoire.

L’E.U.R.L. ANY DIFFUSION a régulièrement interjeté appel le 9 février 2011, et la société AGATHA a fait de même le 28 suivant. Par conclusions du 6 septembre 2011 la première appelante soutient notamment que :
- sur les 789 porte-monnaie acquis auprès de la société ZAL dont les 257 litigieux elle n’en a vendu sur trois ans et demi que 279 mais sans le chien de la société AGATHA ;
- les pièces communiquées par son adversaire ne démontrent aucunement une exploitation sérieuse et ininterrompue de sa marque pour les produits de la classe 18 pendant les 5 ans précédant l’assignation du 2 novembre 2007, aucune facture n’étant versée pour les années 2004, 2008, 2009 et 2010 ;
- son porte-monnaie n’est pas une imitation de celui de la société AGATHA, faute de similitudes quant aux corps, tête, queue et oeil du chien ainsi qu’à ses silhouette, style et texture ;
- il n’y a pas d’atteinte effective et actuelle à la marque de la société AGATHA, les pro- duits d’elle-même ne pouvant être associés à ceux commercialisés par son adversaire, au regard du circuit, des conditions de commercialisation, de la clientèle visée et des prix pratiqués ; cette société ne justifie ni d’une baisse de chiffre d’affaires ni d’une chute des prix ni d’une perte de partenaires contractuels, ni encore d’un préjudice moral.

L’appelante demande à la Cour, vu les articles L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle et 1382 du Code Civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de la société AGATHA sur sa marque et débouté la même de sa demande au titre de contrefaçon de sa marque ;
- réformer le surplus du jugement ;
- dire et juger que sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle n’est pas engagée ;
- débouter la société AGATHA de l’ensemble de ses demandes formulées sur ce fondement ;
- condamner la même reconventionnellement au paiement des sommes de : . 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; . 3 000,00 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 3 novembre 2011 la S.A.R.L. AGATHA DIFFUSION répond notamment que :
- elle est le leader en France sur le marché du bijou fantaisie, a ouvert sa première boutique en 1974, et en compte aujourd’hui plus de 350 dans le monde dont 120 en France ; sa marque est emblématique et reconnue par une large partie du public a acquis une véritable renommée ;
- la période ininterrompue de 5 ans visée à l’article L. 714-5 du Code de la Propriété Intel-lectuelle concerne non l’exploitation mais le défaut de celle-ci ; elle doit être calculée à rebours à compter de la date à laquelle la demande en déchéance est formée soit le 1er septembre 2008 ; elle-même doit seulement apporter la preuve qu’elle a fait un usage sérieux de sa marque pendant cette période, ce qu’elle fait depuis le dépôt de 1993 et notamment pour les années 2003 à 2008 seules à prendre en compte en produisant des photographies des produits ou les originaux de ceux-ci, des échantillons de factures, et un extrait récapitulatif de ses ventes pour l’ensemble de ces produits ; plus de 77 000 articles en cuir ont alors été vendus ;
- le risque de confusion entre le signe de la société ANY et sa marque existe vus les degré de similitude entre eux et entre les produits, la connaissance de sa marque, et l’association qui peut en être faite avec ce signe ; les différences (chien en métal doré, avec des picots, une queue plus longue et un oeil) sont insignifiantes, car le chien de la société ANY reprend la silhouette stylisée très caractéristique du sien ; le fait que les produits de cette société soient vendus à bas prix dans des boutiques ne portant pas l’enseigne AGATHA ne saurait suffire à éviter le lien dans l’esprit du public entre le signe et la marque ;
- la société ANY a passé commandé et réceptionné les articles litigieux, alors que rien ne lui imposait de choisir la représentation d’un chien reproduisant ou imitant très servilement celui d’elle-même ; la même a tiré profit de la renommée de sa marque ce qui engage sa responsabilité ;
- elle-même a subi un préjudice : avilissement de sa marque avec dégradation de l’image de prestige attachée à celle-ci, et dilution-dispersion du caractère distinctif de cette marque ;
- la société ANY ne prouve pas que la contrefaçon se limite aux 257 exemplaires saisis par les Douanes ;
- les 5 000,00 euros de dommages et intérêts alloués par le Tribunal concernent le grief d’atteinte à la renommée, mais elle demande en outre 5 000,00 euros pour la contrefaçon par imitation ;

- elle n’a fait qu’user de ses droits de titulaire de marque. L’intimée demande à la Cour de :
- déclarer la société ANY irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance de sa marque, et l’a déboutée de sa demande au titre de contrefaçon de sa marque ;
- dire qu’en détenant sans le consentement d’elle-même, en offrant à la vente et en vendant des produits imitant sa marque, la société ANY a commis des actes de contrefaçon par imitation prévus et réprimés par les articles L. 716-1 et L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
- condamner la société ANY à lui verser une indemnité de 5 000,00 euros en réparation de ce préjudice ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- préciser que les 3 publications ordonnées du jugement feront mention de l’arrêt ;
- condamner la société ANY à lui verser la somme de 7 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d’appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2012.


M O T I F S D E L ’ A R R E T :

Sur la déchéance de la marque de la société AGATHA : Selon l’article L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle : ’Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. ’(...). ’L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans [précitée ne] fait pas obstacle [à la demande de déchéance] s’il a été entrepris dans les trois mois précédant [cette demande] et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande. ’La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée.Elle peut être apportée par tous moyens. ’(...)’. Le délai ci-dessus de 5 ans court à compter de la publication au B.O.P.I. de l’enre-gistrement de la marque de la société AGATHA, soit en l’espèce le 20 mai 1994 ; l’absence d’usage sérieux dans ce délai n’empêche pas cette société d’écarter la demande de déché-ance formée par la société ANY en rapportant la preuve de l’exploitation de sa marque dans la période de 5 ans précédant cette demande soit en l’espèce le 1er septembre 2008. C’est donc à tort que le Tribunal de Grande Instance n’a examiné que la première période de 5 ans soit du 20 mai 1994 au 20 mai 1999, car il devait également se pencher sur la seconde c’est-à-dire du 1er septembre 2003 au 1er septembre 2008. La société AGATHA démontre avoir exploité sa marque représentant un chien de race scottish-terrier, debout, vu de profil avec les pattes avant et arrière formant respec-tivement un bloc, la tête à gauche et un collier, pour les produits ou services 3, 14, 18 et 25 mentionnés dans le dépôt de sa marque le 10 décembre 1993 :
- sur le porte carte référencé 1610018, vendu à 8 106 exemplaires pour la période du 1er janvier 2003 au 1er septembre 2008 c’est-à-dire plus de 3 mois avant la demande de déchéance de la société ANY dudit 1er septembre 2008, dont le 20 juillet 2003 ;
- sur le porte clé référencé 4010090, vendu à 2 439 exemplaires pour la même période, dont le 20 août 2005 ;
- sur la dragonne référencée 40 10092, vendue à 6 910 exemplaires pour la même période, dont le 20 avril 2006 ;
- sur le sac référencé 30.20001, 30.20002 et 30.20003, vendu à 3 418 exemplaires pour la même période, dont le 30 avril 2007 ;
- sur la barrette référencée 4010086, vendue à 54 395 exemplaires pour la même période ;
- sur la montre référencée 4150064, vendue à 306 exemplaires pour la même période, dont le 30 mai 2003.

En conséquence l’usage sérieux fait pendant 5 ans par la société AGATHA de sa marque exclut la déchéance de cette dernière, ce qui conduira la Cour à infirmer le juge-ment ayant prononcé cette déchéance. Sur la contrefaçon de la marque de la société AGATHA : L’absence de déchéance de cette marque exclut la contrefaçon sur le fondement de l’article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui ne concerne que la marque jouissant d’une renommée c’est-à-dire non enregistrée ; c’est par suite à tort que le Tribunal de Grande Instance a examiné ce fondement, que la Cour remplacera par celui de l’article L. 716-1 dudit Code sur la contrefaçon notamment par imitation d’une marque déposée et/ou enregistrée. Le chien apposé sur les 257 porte monnaie de la société ANY retenus par les Douanes est, comme celui de la société AGATHA, en position debout, de profil et tourné vers la gauche avec un collier ; ces ressemblances importantes sont de nature à dégager une impression d’ensemble identique et donc une imitation susceptibles d’entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public qui achète auprès de ces 2 sociétés ; elles ne sont pas anéanties par les différences du chien de la société ANY qui ne sont que modestes (les 4 pattes sont individualisées, le chien a un oeil, et il comporte des picots sur son corps).

C’est donc à juste titre que le Tribunal de Grande Instance a retenu une contrefaçon par imitation, a fait interdiction sous astreinte à la société ANY de poursuivre de tels agissements, a chiffré le préjudice subi par la société AGATHA à la somme de 5 000,00 euros, et a autorisé la publication du dispositif de son jugement dans 3 journaux ou revues. La contrefaçon par atteinte à une marque jouissant d’une renommée ne peut se cumuler avec celle par imitation d’une marque déposée et/ou enregistrée, et par suite c’est à tort que la société AGATHA invoque la première en sus de la seconde qui est seule constituée.

Enfin ni l’équité, ni la situation économique de la société ANY, ne permettent de rejeter la demande faite par la société AGATHA au titre des frais irrépétibles d’appel.


D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire. Infirme le jugement du 27 janvier 2011 pour avoir : * prononcé à compter du 20 mai 1999 la déchéance des droits de la société AGATHA sur la marque déposée le 10 décembre 1993 pour les produits de la classe 18, faute d’usage sérieux dans ces 5 ans ; * dit que cette décision devenue définitive sera transmise à l’I.N.P.I. pour inscription sur le Registre National des Marques à la requête de la partie la plus diligente ; * débouté la société AGATHA de sa demande au titre de contrefaçon de sa marque ; * dit qu’en mettant en vente des porte-monnaie portant la représentation d’un scottish-terrier imitant la marque renommée dont est titulaire la société AGATHA, la société ANY a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Confirme tout le reste du jugement, en y ajoutant que la publication du dispositif de cette décision fera mention du présent arrêt. Condamne en outre l’E.U.R.L. ANY DIFFUSION à payer à la S.A.R.L. AGATHA DIFFUSION une indemnité de 7 000,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

Rejette toutes autres demandes. Condamne l’E.U.R.L. ANY DIFFUSION aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.



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Mis à jour le : 29 avril 2013



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