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Une décision "Marques"

Contrefaçon de la marque "African Queen" pour des services de restauration

10 septembre 2014
La société FERLAC, propriétaire de la marque semi-figurative « AFRICAN QUEEN » déposée en classe 42 (restauration), a agi en contrefaçon et concurrence déloyale contre la société BAR DES SPORTS qui utilisait un signe identique pour les mêmes services. Cette dernière a interjeté appel contre le jugement de première instance, qui a fait droit à l’ensemble des demandes de son adversaire.

Si l’arrêt d’appel a confirmé l’existence d’une contrefaçon à l’identique, il apporte des précisions intéressantes en la matière. Plus précisément, afin de réduire la durée de la contrefaçon, les juges d’appel ont retenu la période pendant laquelle la requérante était propriétaire de la marque litigieuse (2 ans), en écartant celle pendant laquelle elle était licenciée exclusive de l’ancienne propriétaire (10 ans). Les dommages et intérêts accordés à la requérante ont ainsi été diminués.

En revanche, selon la Cour d’appel, l’utilisation par le BAR DES SPORTS d’un motif de félin sur le dossier des chaises ainsi que sur les cartes de visite de son restaurant ne suffit pas pour établir une concurrence déloyale et parasitaire. Selon les termes de l’arrêt, ce motif est « banal dans les restaurants voulant donner une touche africaine ».

Enfin, il est intéressant de relever qu’afin d’écarter l’existence de la concurrence déloyale, la Cour a également retenu la différence de niveau entre les restaurants exploités par les parties au litige, lesquels ne s’adressaient pas à la même clientèle. Ce critère avait été jugé indifférent pour ce qui était de la contrefaçon.

O. A.


Cour d’Appel d’Aix En Provence - Décision du 15 mai 2014

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COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2014

N° 2014/ 230

Rôle N° 12/14422

SARL BAR DES SPORTS

C/

S.A.R.L. FERLAC

Grosse délivrée

le :

à :

HENTZIEN

MAYNARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 5 avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00089.

APPELANTE

SARL BAR DES SPORTS inscrite au RCS de CANNES

demeurant 79 Avenue FRANCIS TONNER - 06150 CANNES LA BOCCA, représentée par Me Yannick HENTZIEN, avocat postulant au barreau de GRASSE

INTIMEE

S.A.R.L. FERLAC, inscrite au RCS de NICE sous le n°B 444 407 118, demeurant PORT DE PLAISANCE - 06310 BEAULIEU SUR MER

représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Maryvon MILON de la SELARL RAYNEL-MILON, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 20 mars 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2014,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

Depuis mars 1995 la S.A.R.L. BAR DES SPORTS ayant pour gérant Monsieur Marc BUONALANA exploite à CANNES un fonds de commerce de restaurant à l’enseigne .

La marque semi-figurative a été déposée par la société DYG le 30 août 1999 sous le numéro 99 809708 en classe 42.

Le 23 décembre 2002 cette société a notifié au BAR DES SPORTS d’avoir à cesser sans délai l’exploitation de l’enseigne AFRICAN QUEEN, et celui-ci a répondu ignorer que ce nom était protégé et utilisé, et s’est engagé à modifier son enseigne.

Depuis le 1er janvier 2003 la S.A.R.L. FERLAC ayant pour gérante Madame Annie VISSIANINART exploite sous l’enseigne AFRICAN QUEEN un fonds de commerce de restaurant à BEAULIEU SUR MER en qualité de locataire-gérant de la société DAVISCA, dans des locaux appartenant à la société DYG.

La marque ci-dessus a été cédée par cette dernière au prix de 122 000 € 00, par acte des 7 et 15 février 2008 inscrit le 15 juillet au Registre National des Marques, à la S.A.R.L. FERLAC qui l’a renouvelée en 2009.

Autorisée par ordonnance du 18 juillet 2008, la société FERLAC a fait constater le 24 par Huissier de Justice que le restaurant du BAR DES SPORTS affiche l’expression AFRICAN QUEEN tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, et utilise le motif du dessin de la peau de félin pour les dossiers de ses chaises et pour ses cartes de visite. Le 30 celle-là a sommé celui-ci d’avoir à cesser toute utilisation de la marque AFRICAN QUEEN, ce à quoi il a répondu qu’il lui avait été indiqué qu’il pouvait utiliser son enseigne AFRICAN QUEEN.

L’assignation en référé le 28 septembre 2008 du BAR DES SPORTS par la société FERLAC a abouti à une ordonnance de rejet du 1er avril 2009.

Des constats d’Huissier de Justice établis à la demande du BAR DES SPORTS précisent que son restaurant a pour enseigne le 2 juillet 2010, et le 19 août 2011.

Le 11 décembre 2009 la société FERLAC a assigné le BAR DES SPORTS en contrefaçon ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, qui par jugement du 5 avril 2012 a :

* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance présentée par le BAR DES SPORTS ;

* rejeté les irrecevabilités tirées de la prescription triennale et de la qualité à agir présentées par le même sur le fondement de l’article L. 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

* déclaré recevable l’action de la société FERLAC ;

* dit que le BAR DES SPORTS s’est rendu coupable de fait de contrefaçon de la marque n° 99 809708 déposée le 30 août 1999 ;

* ordonné l’interdiction de l’utilisation de cette marque par le BAR DES SPORTS sous astreinte de 500 € 00 par jour de retard ;

* ordonné la publication aux frais du BAR DES SPORTS du jugement dans journaux ou revues professionnelles au choix de la société FERLAC sans que ses frais excèdent la somme de 4 500 € 00 ;

* condamné le BAR DES SPORTS à payer à cette société les sommes de :

- 25 000 € 00 pour les agissements de contrefaçon de marque,

- 25 000 € 00 pour ceux de concurrence déloyale parasitaire ;

* condamné le même au versement de la somme de 2 500 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

* ordonné l’exécution provisoire.

La S.A.R.L. BAR DES SPORTS a régulièrement interjeté appel le 25-26 juillet 2012. Par conclusions du 17 septembre 2012 elle soutient notamment que :

- elle n’utilise plus la marque AFRICAN QUEEN depuis le constat d’Huissier de Justice du 2 juillet 2010 ;

- elle utilisait l’enseigne AFRICAN QUEEN depuis mars 1995 soit bien avant le dépôt de cette marque ; cette dernière n’a été connue d’elle qu’en décembre 2002 par une sommation émanant de la société DYG qui n’a jamais agi contre elle ; or la société FERLAC a attendu septembre 2008 pour agir ;

- la société FERLAC ne produit pas le contrat de 2002 par lequel la société DYG lui concède la licence de la marque, ni la mise en demeure d’agir en contrefaçon adressée à cette société, laquelle a été informée le 5 août 2003 de sa possibilité d’agir en contrefaçon par Maître EZAVIN alors commissaire à l’exécution du plan de continuation d’elle-même ;

- la confusion entre les 2 restaurants est impossible, le sien étant de quartier et populaire alors que celui de la société FERLAC est réputé et gastronomique ;

- cette société n’a nullement le monopole de l’utilisation des tissus arborant des tâches représentant la peau d’un félin ;

- il n’existe aucun risque de confusion entre les 2 restaurants ;

- la même ne démontre pas l’existence du moindre préjudice.

L’appelante demande à la Cour, vu les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile, 1382 du Code civil, de :

- constater l’absence d’utilisation de la marque AFRICAN QUEEN par elle ;

- statuant sur l’action en contrefaçon la dire irrecevable, à tout le moins mal fondée ;

- statuant sur l’action en concurrence déloyale et parasitaire la dire irrecevable, à tout le moins mal fondée ;
- infirmer le jugement ;

- débouter la société FERLAC ;

- condamner celle-ci au paiement de la somme de 5 000 € 00 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Concluant le 12 novembre 2012 la S.A.R.L. FERLAC répond notamment que :

- l’enseigne AFRICAN QUEEN de son restaurant existe depuis 1969, lequel est notoirement connu, y compris sur le plan international ; en 2002 elle-même était licenciée exclusive de la société DYG ; le 9 novembre 2012 le BAR DES SPORTS a sur son extrait K Bis toujours pour enseigne AFRICA QUEEN ;

- la tolérance de l’article L. 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ne s’applique pas puisque le BAR DES SPORTS n’a pas déposé de marque ; l’intéressé créé en 1995 est bien postérieur à l’enseigne AFRICAN QUEEN ; depuis son contrat de location gérance du 12 février 2003 elle a le droit d’user de cette enseigne ; auparavant elle n’a jamais eu la qualité de licencié exclusif et ne pouvait donc agir en contrefaçon de marque avant cette date ;

- l’enseigne du BAR DES SPORTS et sa marque sont identiques aux plans phonétique, visuelle et intellectuelle d’où une confusion dans l’esprit du consommateur, laquelle n’est pas supprimée par le terme AFRICAN ;

- le préjudice perdure depuis 10 ans ; sa clientèle peut croire que le restaurant du BAR DES SPORTS est une déclinaison du sien ;

- son adversaire a utilisé un décor évoquant l’Afrique et l’ambiance AFRICAN QUEEN, les menus et dos de sièges dans les 2 restaurants arborant des tâches représentant la peau d’un félin ; des clients et fournisseurs ont confondu les 2 ; tous deux sont situés sur la Côte d’Azur à proximité de la mer.

L’intimée demande à la Cour, vu les articles L. 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 1382 du Code civil, de :

- confirmer le jugement sauf pour le quantum des sommes allouées à elle ;

- réformer le jugement sur ce point et :

- ordonner l’interdiction de l’utilisation de la marque AFRICAN QUEEN par le BAR DES SPORTS sous astreinte de 5 000 € 00 par jour de retard ;

- ordonner la publication aux frais du BAR DES SPORTS du jugement dans 3 journaux ou revues professionnelles au choix d’elle-même sans que ces frais n’excèdent la somme de 4 500 € 00 ;

- condamner le BAR DES SPORTS à lui payer les sommes de 100 000 € 00 pour les agissements de contrefaçon de marque, et de 100 000 € 00 pour ceux de concurrence déloyale parasitaire ;

- condamner le même au versement de la somme de 5 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2014.


M O T I F S D E L ’ A R R E T :

Sur la contrefaçon de la marque AFRICAN QUEEN :

L’irrecevabilité de l’action en contrefaçon d’une marque postérieure pour usage tolérée pendant cinq ans (article L. 716-5 alinéa 4 du Code de la Propriété Intellectuelle) nécessite l’existence d’une marque antérieure ; or le BAR DES SPORTS, s’il utilise l’enseigne AFRICAN QUEEN, n’a jamais déposé cette expression à titre de marque, ce qui l’empêche de soutenir l’irrecevabilité de l’action de la société FERLAC.

L’utilisation prolongée d’une enseigne avant le dépôt d’une marque identique n’empêche pas le titulaire de celle-ci d’agir en contrefaçon contre le titulaire de celle-là.

La société FERLAC, qui avait acheté la marque AFRICAN QUEEN à la société DYG les 7 et 15 février 2008, a fait constater le 24 juillet par Huissier de Justice l’utilisation de cette expression par le BAR DES SPORTS, puis a assigné ce dernier en référé le 28 septembre et au fond le 11 décembre 2009 ; elle a donc respecté le délai de prescription de 3 ans fixé par l’alinéa 3 de l’article précité, peu important que cette société ait été en 2002 licenciée exclusive de la société DYG d’autant que le contrat de licence n’a pas été communiqué.

L’enseigne AFRICAN QUEEN du BAR DES SPORTS est à l’évidence la reproduction intégrale de la marque AFRICAN QUEEN dont est titulaire la société FERLAC qui n’a pas donné son consentement ; toutes deux sont utilisées pour désigner un restaurant, et le fait que cette société gère un restaurant réputé et gastronomique, tandis que le BAR DES SPORTS est un restaurant de quartier et populaire, n’est pas de nature à écarter la contrefaçon de marque retenue à juste titre par le Tribunal.

Mais la faible durée de cette contrefaçon, qui a commencé à l’acquisition de la marque par la société FERLAC en février 2008 et qui a cessé au constat d’Huissier de Justice de juillet 2010 au sein du BAR DES SPORTS, justifie une réduction des dommages et intérêts à la somme de 15 000 € 00 au lieu de celle de 25 000 € 00 retenus par le jugement. Pour le même motif il n’est pas fondé de porter le montant de l’astreinte journalière de la somme de 500 € 00 selon ce jugement à celle de 5 000 € 00 comme demandé par la société FERLAC, ni d’ordonner la publication du présent arrêt.

Sur la concurrence déloyale parasitaire :

Cette notion double nécessite des actes distincts de ceux de la contrefaçon de marque c’est-à-dire de l’identité des marques de la société FERLAC et de l’enseigne du BAR DES SPORTS ; la concurrence déloyale consiste dans l’emploi de procédés visant délibérément à détourner à son profit la clientèle d’un concurrent au moyen du risque de confusion, et la concurrence parasitaire a pour but de s’immiscer dans le sillage de ce concurrent afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, investissements, réputation et savoir-faire.

Le seul élément commun à la société FERLAC et au BAR DES SPORTS qui soit distinct de l’identité précitée est l’emploi du motif de la peau de félin sur le dossier des chaises ainsi que sur les cartes de visite ; cependant la première ne démontre pas avoir fait usage de ce motif antérieurement au second, et surtout celui-ci est banal dans les restaurants voulant donner une touche africaine à leur établissement ; en outre les 2 parties, par la grande différence de niveau de leurs restaurants respectifs, ne s’adressent aucunement à la même clientèle.

C’est donc à tort que le Tribunal de Grande Instance a condamné le BAR DES SPORTS pour concurrence déloyale parasitaire, et sur ce point le jugement est infirmé.

Enfin l’équité fait obstacle à toute demande faite au titre des frais irrépétibles d’appel.


D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Infirme le jugement du 5 avril 2012 pour avoir condamné la S.A.R.L. BAR DES SPORTS à la somme de 25 000 € 00 pour les agissements de concurrence déloyale parasitaire.

Confirme le reste du jugement mais en réduisant à la somme de 15 000 € 00 le montant de la condamnation de la S.A.R.L. BAR DES SPORTS pour les agissements de contrefaçon de marque.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la S.A.R.L. BAR DES SPORTS aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER. Le PRÉSIDENT.



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Mis à jour le : 10 septembre 2014



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