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Une décision "Brevets"

Contrefaçons de brevet et de marque en matière de prothèses médicales

10 juillet 2014

Contrefaçon, risque de confusion, concurrence déloyale

La société Novatech et M. D. ont fait assigner la société Medisurge devant le Tribunal de grande instance de Marseille pour contrefaçon du brevet européen intitulé « endoprothèse tubulaire pour conduits anatomiques, et instrument pour sa mise en place » et pour contrefaçon de la marque « Dumon », désignant des produits de classe 10. La juridiction de première instance a rendu une décision favorable aux requérants ; la société Medisurge a donc interjeté appel.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme la décision du TGI s’agissant de la contrefaçon du brevet européen dénommé « endoprothèse tubulaire pour conduits anatomiques, et instrument pour sa mise en place ». Les juges estiment que « l’innovation majeure du brevet litigieux est la présence sur la surface extérieure de l’endoprothèse d’une pluralité de protubérances ou aspérités constituées par des tétons à sommet arrondi », lesquelles permettent de maintenir l’endoprothèse en place sans pour autant blesser la paroi anatomique du malade. Ces derniers ont été l’élément déterminant de la comparaison entre l’endoprothèse brevetée de la société Novatech et de M. D. et celle contestée de la société Médisurge. La recherche d’une prétendue divulgation de l’invention avant le dépôt de brevet est tenue en échec par les juges. Était notamment en cause le fait que l’invention avait été présentée lors d’un colloque en 1989, soit l’année de dépôt du brevet, par son concepteur, lequel aurait fait état d’essais cliniques remontant à 1987. C’est pourquoi la Cour d’appel a constaté « que la seconde est similaire à la première, notamment pour l’innovation majeure précitée », la différence entre les deux tenant seulement à leur apparence et non à leur effet technique.

S’agissant désormais de la contrefaçon de la marque « Dumon », la Cour d’appel d’Aix-en-Provence infirme le jugement rendu par le TGI de Marseille. En effet, la société Medisurge dispose d’une marque intitulée « Bronchoscope Efer-Dumon », parfois abrégée en « Efer-Dumon Broncho ». Selon les juges d’appel, « l’impression visuelle d’ensemble fournie par la comparaison de cette mention et de la marque Dumon exclut le risque de confusion par le rattachement de la mention à la marque, notamment parce que le mot Efer renvoie à la société éponyme et que le mot Broncho est l’abréviation de Bronchoscope ». De ce fait, « les personnes évoluant dans ce domaine feront donc la différence entre Dumon pour les prothèses et endoprothèses, et Efer-Dumon pour les bronchoscopes ».

S.C.


Cour d’Appel d’Aix En Provence - Décision du 28 novembre 2013

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COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 2e Chambre

ARRÊT AU FOND DU 28 NOVEMBRE 2013 N° 2013/ 400 Rôle N° 11/22290

S.A.S. MEDISURGE

C/

Jean-François D.

SA NOVATECH

Grosse délivrée le : à : BOISSONNET ROUSSEAU, MAGNAN

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/02437.

APPELANTE

S.A.S. MEDISURGE société immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 431 470 715 - demeurant 17 boulevard Schloesing - 13010 MARSEILLE représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-Pierre GASNIER, avocat au barreau de MARSEILLE.

INTIMES

Monsieur Jean-François D. né le ****** à ******, demeurant ****** représenté par Me Joseph-Paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jacques ARMENGAUD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Catherine MATEU, avocat au barreau de PARIS.

SA NOVATECH inscrite au RCS de MARSEILLE, demeurant Voie Antiope, Z.I. Antélia III - ZI ATHELIA III - - 13600 LA CIOTAT représentée par Me Joseph-paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jacques ARMENGAUD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Catherine MATEU, avocat au barreau de PARIS.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

ARTEMIS, la S.A.R.L. O.M.D.P. et Monsieur Jean-François D. médecin ont déposé auprès de L’OFFICE EUROPEEN DES BREVETS le 2 mars 1989 sous le n° 89 903184.3, avec priorité en France le 2 mars 1988 sous le n° 88 02835, un brevet européen intitulé « endoprothèse tubulaire pour conduits anatomiques, et instrument pour sa mise en place ». Ce brevet a été délivré le 7 octobre 1992 avec publication au Bulletin Européen des Brevets n° 92/41 du même jour sous le n° 0 440 618 B1.

Le 4 novembre 1991 la société OMDP a fait apport du brevet à la S.A.R.L. AXION, laquelle l’a cédé le 13 février 1996 à la S.A. NOVATECH, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 26 mai 1994 et dont le président est Monsieur Marcus E.. Les inscriptions de ces 2 transferts au Registre National des Brevets ont été demandées le 5 juillet 2002 et effectuées le 12 novembre suivant. Le 5 mars 1996 la S.A.R.L. EFER a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle, sous le numéro 96 614811, la marque « BRONCHOSCOPE EFER-DUMON » pour divers produits ou services de la classe 10 dont, entre autres, les bronchoscopes, les endoprothèses bronchiques, et les dispositifs pour la mise en place de ces dernières. Mais le 23 juin 1999 cette déposante a renoncé à une partie de ces produits ou services dont les endoprothèses bronchiques.

Par ailleurs la société NOVATECH a fait enregistrer le 17 septembre 2003 à l’Institut National de la Propriété Industrielle, sous le numéro 03 3246132, la marque « DUMON » pour différents produits et services de la classe 10 dont les prothèses respiratoires et les endoprothèses respiratoires ; cet enregistrement a été renouvelé le 12 avril 2013.

Par lettre du 8 février 2006 la S.A.R.L. DB2C a informé la société NOVATECH qu’elle lui confie « la DISTRIBUTION EXCLUSIVE MONDIALE de [ses] produits de BRONCHOSCOPIE, notamment ceux développés en collaboration avec le Docteur D. ou en cours de développement ».

Autorisés par ordonnance des 16 décembre 2008 et 6 janvier 2009 la société NOVATECH et Monsieur D. ont fait établir le 27 janvier 2009 un procès-verbal de saisie contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4 et 7 du brevet dans les locaux de la S.A.S. MEDISURGE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 18 mai 2000 avec pour président Monsieur François R., et dont l’associée unique est la société états-unienne BRYAN CORPORATION.

Le 24 février 2009 la société NOVATECH et Monsieur D. ont assigné la société MEDISURGE devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, qui par jugement du 1er décembre 2011 a :

* déclaré recevable l’action de la société NOVATECH à l’encontre de la société MEDISURGE ;

* rejeté la demande de sursis à statuer ;

* écarté des débats les pièces produites en langue étrangère ;

* débouté la société MEDISURGE de sa demande en nullité de brevet ;

* dit que la même a commis des actes de contrefaçon du brevet européen EP 0 440 618 au préjudice de la société NOVATECH et de Monsieur D. ;

* dit que la société MEDISURGE a commis des actes de contrefaçon de la marque DUMON en utilisant la dénomination EFER DUMON pour promouvoir d’autres produits que des bronchoscopes et dispositifs de mise en place d’endoprothèses bronchiques ;

* dit que la même a commis une faute portant préjudice à la société NOVATECH en utilisant des brochures promotionnelles comportant la marque DUMON ;

* fait interdiction à la société MEDISURGE d’utiliser cette marque sous quelque forme que ce soit, isolée ou avec une adjonction, pour désigner d’autres produits que des bronchoscopes, et d’employer de façon générique ladite marque, et ce sous astreinte de 600 € 00 par infraction constatée et par jour de retard dans le délai de quinzaine de la signification du présent jugement ;

* dit que la société MEDISURGE a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société NOVATECH en commercialisant ses articles sous les mêmes références que cette société et en utilisant la dénomination BOUTIN pour désigner des trocarts ;

* ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame Carole BOLLANI-BILLET afin de permettre de déterminer et chiffrer les préjudices subis par la société NOVATECH résultant tant de la contrefaçon de brevet que de la concurrence déloyale ;

* condamné la société MEDISURGE à payer à la société NOVATECH les sommes de :
- 30 000 € 00 à titre de provision à valoir sur le préjudice résultant des actes de contrefaçon du brevet ;
- 25 000 € 00 en réparation des actes de contrefaçon et d’atteinte portés à la marque DUMON ;
- 25 000 € 00 à titre de provision à valoir sur le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale ;

* ordonné la publication du dispositif du présent jugement dans 5 journaux ou périodiques français ou étrangers, au choix de la société NOVATECH, aux frais exclusifs de la société MEDISURGE dans la limite de 2 000 € 00 H.T. par insertion, ainsi que son affichage pendant un mois en page d’accueil du site internet exploité par la société MEDISURGE, dans le délai de quinzaine à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 1 000 € 00 par jour de retard ;

* ordonné l’exécution provisoire [la demande d’arrêt de cette dernière formée par la société MEDISURGE a été rejetée par ordonnance du 26 octobre 2012] ;

* condamné la société MEDISURGE à payer à chacun des demandeurs la somme de 10 000 € 00 en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

* renvoyé l’affaire à la mise en état du 6 février 2012 à 9 h 00 ;

* mis les dépens à la charge de la société MEDISURGE.

La S.A.S. MEDISURGE a régulièrement interjeté appel le 30 décembre 2011. Par conclusions du 30 septembre 2013 elle soutient notamment que :

- ses pièces en langue étrangère sont versées à titre d’illustration de ses développements, peuvent être lues sans qu’il soit besoin de traductions, et ont été traduites pour une part importante ;
- tout transfert de droit sur un brevet européen doit être inscrit sur le Registre Européen des Brevets ; or il n’y a pas eu cette inscription pour la cession de la société OMDP à la société AXION en 1991, comme de cette dernière à la société NOVATECH en 1994, ce qui les rend toutes deux inopposables aux tiers ; la société NOVATECH n’a donc pas qualité à agir ;

- une antériorité peut être constituée par une démonstration ou un essai réalisés par l’inventeur lui-même auprès d’un public non tenu au secret ; or le Docteur D. a réalisé des essais cliniques de mars 1987 à mars 1989 auprès de patients non soumis à la confidentialité, et a divulgué le dispositif breveté à une personne hors de France ; les membres d’équipes chirurgicales ont eu accès aux prothèses litigieuses qu’elles ont posées dès 1987 ; elle-même prouve donc la divulgation antérieure au brevet, lequel est nul pour absence de nouveauté ;

- la partie de la revendication portant sur l’existence de tétons à sommet arrondi est une caractéristique essentielle, tout comme leur répartition précise selon un axe longitudinal et périphérique ; or ses prothèses ne sont pas contrefaisantes car le sommet de leurs picots est plat et non arrondi ni émoussé ; le procès-verbal de saisie contrefaçon affirme sans preuve que ses picots sont manifestement conformés pour ne pas abîmer les tissus ;

- il n’y a pas non plus contrefaçon par équivalence : le caractère non agressif des tétons résulte non de leur conformation mais de la matière (silicone) employée ;

- les appelants ne démontrent pas leur préjudice, le chiffre d’affaires de la société NOVATECH n’ayant pas baissé entre 2005 et 2012 ;

- la marque DUMON pour désigner des prothèses est nulle : les professionnels médicaux depuis 1999 soit bien avant le dépôt de cette marque utilisent ce signe, qui est le nom de l’inventeur, pour désigner les prothèses respiratoires en silicone recouvert de picots ; ce mot est ainsi devenu générique car non distinctif et déceptif ;

- à titre subsidiaire il n’y a pas eu contrefaçon de la marque DUMON : la marque BRONCHOSCOPE EFER DUMON a été déposée par la société EFER en 1996 soit antérieurement ; le vocable EFER DUMON est utilisé depuis 1989 par la même société ; celle-ci est le fournisseur d’elle-même, et l’a été de la société NOVATECH qui de plus en était le fournisseur ; il n’y a pas risque de confusion auditive ;

- il n’y a pas concurrence déloyale : le nom BOUTIN, qui est celui de son inventeur, sert usuellement à désigner un trocart comme le fait son fournisseur la société THIEBAUD ;

- la référence 1860 pour le talc stérile appartient à la société BRYAN qui ne peut être confondue avec elle-même, qui l’utilise logiquement ;

- la société NOVATECH utilisait jusqu’à une date récente des références qui aujourd’hui ont été changées mais qu’elle-même son fournisseur utilisait déjà et qui venaient de son propre fournisseur la société DB2C ; la société NOVATECH ne justifie pas de la réalité de son préjudice ;

- seuls 3 groupes d’opérateurs économiques se partagent aujourd’hui le marché de la bronchoscopie interventionnelle rigide.

L’appelante demande à la Cour d’infirmer le jugement et de :

- dire et juger irrecevable l’action de la société NOVATECH ;

- subsidiairement dire et juger nulle la partie française du brevet pour défaut de nouveauté ;

- plus subsidiairement encore dire et juger qu’elle-même n’a commis aucun acte de contrefaçon dudit brevet ;

- dire et juger nulle la marque DUMON déposée par la société NOVATECH en ce qu’elle désigne des prothèses ;

- à titre subsidiaire sur ce point dire et juger qu’elle-même n’a commis aucun acte de contrefaçon de ladite marque, et débouter la société NOVATECH de ses demandes ;

- dire et juger qu’elle-même n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ;

- débouter les intimés ;

- les condamner à lui payer la somme de 18 000 € 00 en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 17 septembre 2013 la S.A. NOVATECH et Monsieur Jean-François D. répondent notamment que :

- la première fabrique et commercialise des dispositifs médicaux pour pneumologues ;

- la société MEDISURGE persiste en appel à verser les pièces numéros 2, 3, 5 à 11, 17, 21 et 25 qui sont en langue étrangère non traduite en français ; la traduction des pièces 5 à 7 et 21 contenue dans la pièce 22 n’est que partielle ;

- les 2 cessions du brevet en 1991 puis en 1996 ont été inscrites au Registre National des Brevets le 12 novembre 2002, une inscription au Registre Européen des Brevets n’étant pas nécessaire vu la délivrance définitive antérieure de ce brevet européen ; la non-inscription d’une cession n’affecte pas d’inopposabilité la cession subséquente inscrite, toutes deux étant valables ;

- le brevet européen opposé à la société MEDISURGE est réputé valable : il est nouveau car cette société ne rapporte pas la preuve d’une divulgation antérieure de l’invention brevetée à date et à teneur certaines ; n’est pas recevable l’attestation de Monsieur Franck A. qui vise une société BRYAN CORPORATION, ancien distributeur de la société NOVATECH et aujourd’hui son concurrent direct ainsi que l’associée unique de la société MEDISURGE ; de plus cette attestation est imprécise pour les dates, modalités et teneur de la divulgation alléguée ; enfin la société BRYAN CORPORATION n’a pas attaqué en nullité le brevet ;

- leur invention poursuite l’objectif de remédier à l’insuffisance des endoprothèses connues (pas de maintien en place durable, aspérités ou indentations pointues pouvant blesser les parois anatomiques avec lesquelles elles sont en contact) en proposant une endoprothèse comportant des tétons à sommet arrondi espacés les uns des autres dans le sens longitudinal et dans le sens périphérique du corps tubulaire ; celle-ci se met en place facilement et se fixe de façon naturelle extrêmement résistante (pression de la paroi anatomique sur ces tétons) ;

- les prothèses BD 0376 de la société MEDISURGE contrefont la revendication 1 de leur brevet : les angles des picots ne sont nullement saillants mais émoussés ou arrondis ; la société NOVATECH oppose uniquement le brevet européen, et non le français ; les tétons sont dépourvus d’arêtes susceptibles de blesser les parois anatomiques ; arrondi s’oppose à aigu ou pointu ; l’expression sommet arrondi ne se limite pas à un sommet sphérique ;

- subsidiairement la société MEDISURGE reproduit par équivalence les revendications 1 à 4 et 7 du brevet européen ; celle-ci ne prouve pas dans l’art antérieur des endoprothèses avec tétons non saillants se fixant à leur emplacement d’implantation facilement, naturellement et avec résistance ;

- la société MEDISURGE a contrefait, au mois par équivalence, les revendications 2 à 4 et 7 du brevet ainsi que le démontrent le procès-verbal de saisie contrefaçon et la prothèse saisie ;

- la même a répondu au moins à 2 appels d’offres (C.H.U. de NANCY et BORDEAUX), a vendu 3 prothèses au C.H.U. de BREST et 1 au C.H.P. ST VINCENT ; elle a acquis 31 prothèses contrefaisantes de la société BRYAN CORPORATION ; de 2008 à 2009 son chiffre d’affaires est passé de 364 000 € à 495 000 € ;

- la marque DUMON est valable pour être distinctive, et n’est pas la désignation usuelle et générique des prothèses endoscopiques respiratoires ; elle est utilisée pour désigner les produits commercialisés par la société NOVATECH ;

- la société MEDISURGE, en utilisant cette marque dans des brochures promotionnelles, a commis des actes de contrefaçon de marque, peu important que cet usage porte sur EFER DUMON car ce premier terme est insignifiant ; cette expression est utilisée par cette société pour des bronchoscopes alors que la société NOVATECH a bien pris soin de les exclure ; dans les 2 cas il s’agit d’appareils médicaux, et les signes respectifs sont extrêmement proches d’un point de vue visuel, et identiques d’un point de vue intellectuel, d’où un risque évident de confusion ; la société MEDISURGE recherche la confusion ;

- la même, en reprenant les références et appellations de la société NOVATECH pour les pince, ciseaux, résecteur bronchique, lame bistouri, canule d’aspiration lavage et guide fibre laser angulé, est coupable d’actes de concurrence déloyale ; ces références sont celles de la société DB2C dont cette société est le distributeur exclusif mondial depuis le 8 février 2006 en ayant pris la suite de la société MEDISURGE ; cette dernière a également commis les actes précités en référençant le talc sous le même n° 1680 que celui de la société NOVATECH ;

- depuis 1999 celle-ci utilise le terme BOUTIN pour désigner des trocarts, et la société MEDISURGE l’utilise en vertu d’agissements déloyaux et parasitaires en profitant indûment de la réputation de la société NOVATECH pour profiter de ses investissements et essayer de capter sa clientèle ;

- la société NOVATECH subit du fait de ces actes de concurrence déloyale un préjudice moral et matériel qui est fonction de la masse illicite de la société MEDISURGE.

Les intimés demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu’il a omis de statuer sur la contrefaçon des revendications 2, 3, 4 et 7 du brevet, et en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts de la provision allouée à la société NOVATECH ;

- débouter la société MEDISURGE ;

- dire que cette société a contrefait les revendications ci-dessus ;

- condamner la même à payer à la société NOVATECH la somme de 50 000 € 00 en réparation des actes de contrefaçon et d’atteinte portés à sa marque DUMON ;

- condamner la société MEDISURGE à payer à la société NOVATECH à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi les sommes de : . 100 000 € 00 du fait de la contrefaçon du brevet ; . 50 000 € 00 du fait des actes de concurrence déloyale ;

- ordonner la publication du jugement pendant 3 mois en page d’accueil du site internet exploité par la société MEDISURGE, et ce dans les 15 jours de sa signification sous astreinte de 1 000 € 00 par jour de retard ;

- condamner la société MEDISURGE à payer à chacun d’eux la somme supplémentaire de 30 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue à l’audience le 17 octobre 2013.


M O T I F S D E L ’ A R R E T :

Sur la recevabilité de l’action de la société NOVATECH :

Le brevet appartenant aujourd’hui à cette société a été déposé au niveau européen le 2 mars 1989 avec priorité en France le 2 mars 1988, et a été délivré le 7 octobre 1992. Les 2 transferts de droits antérieurs, soit le 4 novembre 1991 de la société OMDP à la société AXION, puis le 13 février 1996 de cette dernière à la société NOVATECH, ont été publiés au Registre National des Brevets le 12 novembre 2002. Une fois le brevet européen délivré irrévocablement la cession de son titulaire ne peut plus être inscrite que sur les registres nationaux en vertu de l’article L. 613-9 alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle. C’est donc à tort que la société MEDISURGE invoque l’article L. 614-14 alinéa 2 du même Code pour contester le jugement ayant déclaré recevable l’action de la société NOVATECH à son encontre.

Sur les pièces en langue étrangère communiquées par la société MEDISURGE :

L’article 111 de l’ordonnance du 25 août 1539 dite de Villers-Cotterêts, comme l’article 1 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, imposent l’usage de cette langue en matière judiciaire ; c’est par suite à juste titre que le jugement, reprochant à cette société de ne pas avoir fait traduire en français certaines de ses pièces écrites en langue anglo-saxonne, les a écartées des débats.

Sur la contrefaçon du brevet européen propriété de Monsieur D. et de la société NOVATECH :

Ce brevet, intitulé « endoprothèse tubulaire pour conduits anatomiques, et instrument pour sa mise en place », expose 8 revendications, mais la Cour n’examinera que celles visées par les parties c’est-à-dire les numéros 1 à 4 et 7 :

« 1. - Endoprothèse tubulaire pour conduits anatomiques, comportant un corps tubulaire dont la surface extérieure est munie d’une pluralité de protubérances ou aspérités, de préférence réparties sur la totalité de ladite surface extérieure, caractérisée en ce que lesdites protubérances ou aspérités sont constituées par des têtons à sommet arrondi espacés les uns des autres dans le sens longitudinal et dans le sens périphérique dudit corps tubulaire. 2. - Endoprothèse tubulaire selon la revendication 1, caractérisée en ce que les têtons sont orientés radialement par rapport au corps tubulaire. 3. - Endoprothèse tubulaire selon l’une des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce que les tétons sont disposés en alignements espacés et orientés suivant des génératrices du corps tubulaire de ladite endoprothèse. 4. - Endoprothèse tubulaire selon l’une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce que les têtons sont répartis en quinconce sur la surface extérieure du corps tubulaire. 7. - Endoprothèse tubulaire selon l’une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce qu’elle est exécutée dans un matériau doté d’une capacité de déformation élastique, tel que, par exemple, un silicone elastomère ».

Dans la description de son brevet européen la société NOVATECH mentionne :
- un brevet français n° 1103165 concernant une canule dont la surface externe est cannelée, et qui a pour inconvénient de pouvoir facilement tourner sur elle-même et de se déplacer, ce qui peut entraîner de graves conséquences pour le patient ;
- un brevet états-unien n° 4592341 où la périphérie extérieure de l’instrument tubulaire est munie d’aspérités ou indentations pointues, ce qui n’est pas suffisant pour éviter un retrait involontaire.

Par suite le brevet litigieux apporte des améliorations à cette double insuffisance, et le Tribunal a justement retenu une activité inventive constitutive de la nouveauté.

Le brevet qui par définition s’applique à une invention nouvelle peut être écarté si une divulgation détruit cette nouveauté, à condition qu’elle soit certaine dans sa date et son objet.

Du 15 au 17 novembre 1989 un colloque s’est tenu à MARSEILLE sur le thème « vidéoendoscopie trachéobronchiques - resections endoscopiques et endoprothèses trachéobronchiques », au cours duquel le Dr D. a exposé qu’entre mars 1987 et septembre 1989 un total de 86 malades avaient subi une intubation trachéale ou trachéobronchique avec une ou plusieurs prothèses endotrachéales ou bronchiques, en utilisant une série de prothèses spécifiques pour intubations trachéobronchiques qu’il avait dessinées et faites réaliser par d’autres. Pour autant la société MEDISURGE ne démontre aucunement que ces événements ont permis aux tiers et au public de connaître les éléments constitutifs de ces prothèses, ni qu’il y ait eu usage de celles-ci. L’attestation du fondateur de la société BRYAN CORPORATION Monsieur Frank M. A. datée du 27 mars 2012, selon laquelle il déclare et jure qu’avant février 1988 le Dr D. a divulgué sa prothèse en silicone et que l’aspect extérieur de celle-ci était identique à celui de la prothèse brevetée, est bien imprécise et ne suffit donc pas à établir cette prétendue divulgation, d’autant que cette société est la seule associée de la société MEDISURGE.

L’innovation majeure du brevet litigieux est la présence sur la surface extérieure de l’endoprothèse d’une pluralité de protubérances ou aspérités constituées par des « tétons à sommet arrondi », ce qui permet de maintenir l’endoprothèse en place sans pour autant blesser la paroi anatomique du malade ; l’expression « sommet arrondi » signifie soit une demi-sphère terminant le téton, soit un téton cylindrique dont le sommet est à la fois plat et rond, car dans ces 2 cas le téton n’est ni pointu ni aigu ce qui évite de blesser la paroi ci-dessus.

La comparaison entre l’endoprothèse brevetée de Monsieur D. et de la société NOVATECH, et celle critiquée de la société MEDISURGE, permet à la Cour de constater que la seconde est similaire à la première, notamment pour l’innovation majeure précitée (tétons à sommet arrondi).

C’est donc à bon droit, bien que pour un autre motif, que le Tribunal a dit que la société MEDISURGE a commis des actes de contrefaçon du brevet de ses adversaires.

Les pièces de ces derniers relatives à leur préjudice ne sont pas de nature à augmenter la provision de 30 000 € 00 retenue par le jugement.

Sur la contrefaçon de la marque DUMON enregistrée le 17 septembre 2003 :

« DUMON » est le nom du médecin ayant mis au point des prothèses respiratoires, et peut constituer une marque s’il distingue les produits et services en cette matière, et s’il ne sert pas simplement à désigner celles-ci (articles L. 711-1 et L. 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle). Ce terme est utilisé pour identifier les prothèses et endoprothèses que la société NOVATECH fabrique (par exemple dans la Rev. Mal. Resp. de 1999, 16, 641-651, avec mention de matériels fabriqués par d’autres qui lui ont également donné leur nom : WESTABY, COOPER-HOOD, ou dans la revue Réanimation de 2002, 11, 1 à 10, qui toutes deux citent à plusieurs reprises « prothèse de Dumon »). En outre la mention « prothèse DUMON » figurant dans quelques articles médicaux n’est pas à différencier de la citation ci-dessus, car la présence ou non du « de » est sans effet sur l’appellation de la prothèse. Le jugement sera donc confirmé pour avoir validé la marque DUMON, qui n’est pas générique mais distinctive, et qui pour ce motif a été déposée à bon droit par la société NOVATECH.

Et la société MEDISURGE n’est pas fondée à invoquer l’antériorité de la marque « BRONCHOSCOPE EFER-DUMON » déposée le 5 mars 1996 par la société EFER, dans la mesure où depuis le 23 juin 1999 cette marque ne couvre plus les endoprothèses bronchiques.

Le site internet de la société MEDISURGE édité le 2 septembre 2008 mentionne notamment « EFER-DUMON(R) Broncho », et utilise plusieurs fois l’expression « Bronchoscope EFER-DUMON(R) ». L’impression visuelle d’ensemble fournie par la comparaison de cette mention et de la marque DUMON exclut le risque de confusion par le rattachement de la mention à la marque, notamment parce que le mot EFER renvoie à la société éponyme et que le mot Broncho est l’abréviation de Bronchoscope, tandis que « DUMON » est le nom du créateur de prothèses et d’endoprothèses, certes utilisées dans le domaine respiratoire mais qui sont des appareils se distinguant des bronchoscopes. Les personnes évoluant dans ce domaine feront donc la différence entre DUMON pour les prothèses et endoprothèses, et EFER-DUMON pour les bronchoscopes. Au surplus l’expression « DUMON stents » c’est-à-dire « prothèses DUMON » ne figure que dans les documents publicitaires de la société EFER qui précise que son kit pose-prothèse a été conçu pour la pose des prothèses DUMON, tandis que la société MEDISURGE se contente de détenir sans faute ces documents puisqu’elle a pour fournisseur cette société.

Le jugement est infirmé pour avoir retenu la contrefaçon de marque.

Sur la concurrence déloyale :

Les 30 janvier 2004 et 29 mai 2009 la société THIEBAUD BIOMEDICAL SERVICES a facturé du matériel intitulé « BOUTIN » à la société MEDISURGE, laquelle est fondée à invoquer son absence de faute dans la reprise de cet intitulé dont elle n’est pas responsable, et sur lequel la société NOVATECH n’a pas de monopole.

La société MEDISURGE, tant qu’elle distribue les produits de la société DB2C, est fondée à utiliser les références de celle-ci dans ses relations avec ses acheteurs tels que la société NOVATECH. Mais le 8 février 2006 cette dernière est devenue distributrice exclusive mondiale de la société DB2C, ce qui lui attribuait le droit d’utiliser ces références BRO suivies de 5 chiffres dont le premier est un zéro, tout en privant la société MEDISURGE du même droit. Or cette dernière a continué cette utilisation même en la réduisant aux 4 derniers chiffres, ce qui caractérise des actes de concurrence déloyale puisque cette société se place dans le sillage de la société NOVATECH pour profiter de sa notoriété et espérer capter sa clientèle.

La société MEDISURGE commercialise un « Sclerosol Intrapleural Aerosol » sous la référence 1680 qui est la même que celle de la société NOVATECH et sans aucune justification, peu important que cette référence soit également celle de la société BRYAN dans la mesure où cette dernière détient 100 % du capital de la société MEDISURGE.

Les pièces de cette dernière relatives à son préjudice ne sont pas de nature à augmenter la provision de 25 000 € 00 retenue par le jugement.

La demande de publication de l’arrêt en page d’accueil du site internet de la société MEDISURGE est justifiée par l’importance des atteintes portées par celle-ci à Monsieur DUMON et à la société NOVATECH.

Enfin ni l’équité, ni la situation économique de l’appelante, ne permettent de rejeter en totalité la demande faite par les intimés au titre des frais irrépétibles d’appel.


D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Infirme le jugement du 1er décembre 2011 pour avoir :

* dit que la S.A.S. MEDISURGE a commis des actes de contrefaçon de la marque DUMON en utilisant la dénomination EFER DUMON pour promouvoir d’autres produits que des bronchoscopes et dispositifs de mise en place d’endoprothèses bronchiques ;

* dit que la même a commis une faute portant préjudice à la S.A. NOVATECH en utilisant des brochures promotionnelles comportant la marque DUMON ;

* fait interdiction à la S.A.S. MEDISURGE d’utiliser cette marque sous quelque forme que ce soit, isolée ou avec une adjonction, pour désigner d’autres produits que des bronchoscopes, et d’employer de façon générique ladite marque, et ce sous astreinte de 600 € 00 par infraction constatée et par jour de retard dans le délai de quinzaine de la signification du présent jugement ;

* condamné la S.A.S. MEDISURGE à payer la somme de 25 000 € 00 à la S.A. NOVATECH en réparation des actes de contrefaçon et d’atteinte portés à la marque DUMON ;

* dit que la S.A.S. MEDISURGE a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la S.A. NOVATECH en utilisant la dénomination BOUTIN pour désigner des trocarts.

Confirme tout le reste du jugement.

Ordonne la publication par extrait du présent arrêt pendant 3 mois en page d’accueil du site internet exploité par la S.A.S. MEDISURGE, et ce dans les 15 jours de sa signification, et ensuite sous astreinte provisoire de 1 000 € 00 par jour de retard.

Condamne la S.A.S. MEDISURGE à payer à Monsieur Jean-François D. et la S.A. NOVATECH une indemnité de 10 000 € 00 au titre des frais irrépétibles d’appel.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la S.A.S. MEDISURGE aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.



Documents en téléchargement :

20131129_030128_1514_CA_A­IXENPROVENCE.pdf
Type : PDF (131.3 ko)
Mis à jour le : 9 juillet 2014



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