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Une décision "Marques"

L’assemblage des termes "Cyber" et "Shop" ne présente pas de caractère distinctif

2 mai 2014

Marque, Contrefaçon, Concurrence déloyale, Nom de domaine

La société NEMESIS, propriétaire de la marque semi-figurative « CyberShop », a assigné devant le Tribunal de grande instance de Marseille la société SYNOLIA, cette dernière utilisant cette marque déposée sur son site de vente en ligne. Les juges de première instance n’ont pas donné une suite favorable à cette demande, estimant que la marque « CyberShop » ne présente pas de caractère distinctif.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence approuve la décision du TGI. Selon elle, la marque litigieuse « réunit les termes Cyber et Shop qui […] sont utilisés couramment par le public français qui […] savait que leur signification respective est d’une part internet, et d’autre part boutique ou magasin ». Selon les juges d’appel, il n’existe donc pas de caractère distinctif à la marque « CyberShop ». En effet, l’utilisation de cette marque « afin de mettre au point des logiciels pour boutiques en ligne n’est pas de nature à retirer à celles-là leur caractère descriptif puisque ceux-ci réunissent les deux notions véhiculées par les termes Cyber et Shop, lesquels ne sont que l’appellation pure et simple de notions courantes ».


Cour d’Appel d’Aix En Provence - Décision du 7 février 2014

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COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 2e Chambre

ARRÊT AU FOND DU 07 FEVRIER 2014 N° 2014/ 51 Rôle N° 12/00473

Mohammad Abdul Afiz E. S.A.R.L. NEMESIS SOFTWARES Vincent A.

C/

SARL SYNOLIA

Grosse délivrée le : à : MAYNARD BOULAN CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/15055.

APPELANTS

Monsieur Mohammad Abdul Afiz E., Informaticien, né le ** ** ** à ***** demeurant ***************************** représenté par Me Sylvie MAYNARD de la SCP MAYNARD SIMONI, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. NEMESIS SOFTWARES , inscrite au RCS de MONTPELLIER demeurant PIT La PompignaneRue de la Vieille Poste - Bâtiment T4 – 34055 MONTPELLIER CEDEX 1 représentée par Me Sylvie MAYNARD de la SCP MAYNARD SIMONI, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER

PARTIE INTERVENANTE

Maître Vincent A., Mandataire Judiciaire, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL NEMESIS SOFTWARES demeurant ************************************ représenté par Me Sylvie MAYNARD de la SCP MAYNARD SIMONI, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

SARL SYNOLIA, demeurant 51 Avenue Jean Jaurès - 69007 LYON représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jérémie VERNIAU, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2014,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

La S.A.R.L. SYNOLIA a :
- le 30 juillet 2002 fait enregistrer le nom de domaine « BUSINESSSHOP.COM » ;
- le 22 novembre 2006 déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle la marque verbale « BUSINESSSHOP » sous le numéro 06 3464425 pour les classes 35, 38 et 42.

La S.A.R.L. NEMESIS SOFTWARES a pour gérant Monsieur Mohammad Abdul Afiz E., lequel déposé à cet Institut :
- le 16 février 2005 la marque semi-figurative « CyberShop *ASP » avec le dessin stylisé d’un chariot, sous le numéro 05 3343790 pour les classes 9, 35 et 42 ;
- le 11 juin 2008 la marque semi-figurative « CyberShop* » avec un dessin ressemblant au précédent, sous le numéro 08 3581791 pour les mêmes 3 classes.

Le 27 avril 2009 la société SYNOLIA a mis en demeure la société NEMESIS de cesser l’utilisation du nom de domaine et du site ainsi que de la marque « ebusinessshop ».

Des constats par Huissier de Justice ont été établis :
- les 10 novembre 2009 et 5 octobre 2010 à la requête de la seconde société et de son gérant ;
- le 18 décembre 2009 avec prolongation les 3 et 4 juin 2010 à la requête de la première société.

Le 18 décembre 2009 la société NEMESIS et Monsieur E. ont assigné la société SYNOLIA en concurrence déloyale et contrefaçon devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, qui par jugement du 24 novembre 2011 a : * constaté l’absence d’intérêt à agir de la société NEMESIS faute pour elle d’être licenciée de Monsieur E. ; * déclaré irrecevable l’action de la même ; * annulé les marques CyberShop *ASP et CyberShop* pour les produits et services suivants :
- logiciel de e-commerce, logiciel pour la création de site e-commerce,
- logiciel pour la création de site de vente en ligne,
- services de conseils en matière de création de sites web et de sites de portail sur internet ; * rejeté les demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ; * ordonné l’inscription de la présente décision au Registre National des Marques ; * ordonné le transfert à titre gracieux du domaine BUSINESSSHOP.COM au profit de la société SYNOLIA ; * condamné la société NEMESIS et Monsieur E. à verser à cette société la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; * dit n’y avoir lieu à application de cet article au profit de la société NEMESIS SOFTWARES ; * condamné celle-ci et Monsieur E. aux entiers dépens, en ceux comprenant les frais de constat d’Huissier de Justice dressé le 18 décembre 2009.

La S.A.R.L. NEMESIS SOFTWARES et Monsieur Mohammad Abdul Afiz E. ont régulièrement interjeté appel le 10-11 janvier 2012. La première a été mise en liquidation judiciaire le 29 novembre 2013 avec Maître Vincent A. es qualité de liquidateur judiciaire. Ce dernier et Monsieur E., par conclusions du 11 décembre 2013 soutiennent notamment que :
- la société NEMESIS commercialise, pour créer des boutiques en ligne, un logiciel sous les marques « CyberShop ASP e-business solution » et « CyberShop » à travers un site anciennement cybershopasp.com et aujourd’hui cybershop.fr ;
- la société SYNOLIA utilise sans autorisation la marque CYBERSHOP sur le site businessshop.com qu’elle exploite, ainsi que comme mot clé permettant d’accéder à celui-ci ; la même offre à la vente exactement les mêmes services que la société NEMESIS ;
- leurs marques CYBERSHOP qui sont à la fois semi-figuratives et constituées d’un néologisme créé à partir de mots étrangers sont distinctives ; il n’est pas nécessaire de désigner des logiciels sous les qualificatifs « CYBERSHOP ASP e-business solution » et « CYBERSHOP », qui sont arbitraires et des néologismes ;
- en 2005 et 2008 le préfixe cyber ne servait pas dans le langage courant ou professionnel à désigner nécessairement, génériquement ou usuellement un logiciel de création et gestion de boutiques e-commerce ;
- les produits visés à l’enregistrement sont des logiciels, et non des boutiques en ligne ; les marques évoquent non le produit lui-même, mais le produit que le logiciel permet de réaliser ;
- la distinctivité de la marque doit s’apprécier au jour du jugement ;
- les dictionnaires anglais ne comportent pas d’entrée pour le mot cybershop ;
- un contrat de licence au profit de la société NEMESIS est hors sujet pour la concurrence déloyale et le parasitisme qui incluent la contrefaçon de marques, reproches qui sont faits à la société SYNOLIA ;
- l’usage des marques CYBERSHOP ASP e-business solution et CYBERSHOP par la société SYNOLIA constitue une contrefaçon de marques ;
- cette société cherche délibérément à capter la clientèle de la société NEMESIS ; les expressions englobant le mot CYBERSHOP ont conduit à 98 visites, alors que le chiffre d’affaires moyen d’une licence s’élève à la somme de 10 000 € 00 sur 5 ans ;
- même après l’assignation la société SYNOLIA a persisté à faire figurer CYBERSHOP sur son site et comme mot clé ;
- l’usurpation à laquelle s’est livrée cette société a conduit la société NEMESIS à renforcer sa visibilité pour la durée du procès, d’où des sommes conséquentes investies qui font partie du préjudice ; la valeur des marques est affaiblie par leur utilisation non autorisée ;
- le préjudice résultant des actes constitutifs de contrefaçon comprend le gain manqué soit les recettes perdues par eux et les bénéfices réalisés par le contrefacteur ;
- le Tribunal ne peut à la fois dire que les signes CYBERSHOP ASP e-business solution et CYBERSHOP ne seraient pas distinctifs, et retenir la distinctivité du nom de domaine businessshop.com ;
- la référence à la marque BUSINESSSHOP déposée en 2006 est inopérante dès lors que depuis 2005 la société NEMESIS est titulaire d’une marque intégrant les termes e-business et shop.

Les appelants demandent à la Cour, vu les articles 1382 et suivants du Code Civil, et le livre VII du Code de la Propriété Intellectuelle, de réformer le jugement et de :
- dire et juger distinctives les marques complexes CYBERSHOP ASP e-business solution et CYBERSHOP ;
- dire et juger l’action de la société NEMESIS recevable et bien fondée ;
- dire et juger que l’usage des signes CYBERSHOP ASP e-business solution et CYBERSHOP par la société SYNOLIA porte atteinte et constitue des actes de contrefaçon par imitation de la marque antérieure CYBERSHOP ASP e-business solution appartenant à Monsieur E., et par reproduction et ou imitation de la marque CYBERSHOP ;
- dire et juger que l’usage des signes CYBERSHOP porte également atteinte au nom de domaine CYBERSHOP exploité par la société NEMESIS ;
- dire et juger que ces actes sont caractéristiques de commission d’actes de concurrence déloyale et de contrefaçon par la société SYNOLIA ;
- interdire à celle-ci tout dépôt et tout usage du signe CYBERSHOP sous quelque forme que ce soit seul ou accompagné d’autres éléments pour désigner des produits ou services en rapport avec le commerce en ligne, et ce sous astreinte de 1 000 € 00 par jour et par infraction constatée 15 jours après la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner à la société SYNOLIA de cesser tout acte de concurrence déloyale notamment par imitation du nom de domaine CYBERSHOP exploités par la société NEMESIS, et ce sous la même astreinte ;
- condamner la société SYNOLIA à verser à la société NEMESIS les sommes de : . 490 000 € 00 en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, . 490 000 € 00 en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale à savoir notamment l’usurpation illicite du nom de domaine qu’elle exploite ;
- condamner la même à payer en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de marque les sommes de : . 100 000 € 00 à la société NEMESIS, . 20 000 € 00 à Monsieur E. ;
- autoriser la société NEMESIS à faire publier à intervenir en entier ou par extrait dans 4 publications de son choix aux frais avancés de la société SYNOLIA, sans que le coût global de ces insertions ne puisse excéder la somme de 15 000 € 00 ;
- condamner la société SYNOLIA à publier le dispositif à intervenir sur la page web qui restera accessible à partir de l’adresse ww.businesshop.com pour une durée de 6 mois ;
- dire n’y avoir lieu au transfert du nom de domaine businessshop.com ;
- condamner la société SYNOLIA à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile : . à la société NEMESIS la somme de 10 000 € 00, . à Monsieur E. la somme de 10 000 € 00.

Concluant le 11 juin 2012 la S.A.R.L. SYNOLIA répond notamment que :
- depuis 2001-2002 elle propose une solution de commerce en ligne sous l’appellation Business Shop sur son site web businessshop.com, où elle utilise différents termes dont Cybershop ; elle bénéficie de l’antériorité par rapport à ses adversaires ;
- la société NEMESIS ne bénéficie pas d’un contrat de licence de marque par Monsieur E., et n’est donc pas habilitée à agir auprès des tiers ; le nom de domaine cybershop.fr a été déposé en son nom par Monsieur E. ;
- les marques CYBERSHOP ne revêtent pas de caractère distinctif, car elles sont strictement fonctionnelles et usuelles, et désignent le produit ou service concerné ; elles sont constituées de 2 mots génériques, anglais mais parfaitement compréhensibles pour la majorité des Français, associés de manière purement descriptive sans faire preuve de la moindre originalité ; CYBER est banal en matière d’internet, et SHOP désigne une activité d’achat en magasin ; cybershop, terme banal et usuel, se rapporte nécessairement dans l’esprit du public à un site de commerce électronique, ce que fait la société NEMESIS ;
- Monsieur E. ne subit aucun préjudice du fait de la reproduction du signe CYBERSHOP sur le site businessshop.com ; la reproduction de ce signe sur ce site n’a généré pour la période de janvier 2005 à juin 2006 que 98 visites sur 183 117 et aucun chiffre d’affaires ;
- le nom de domaine businessshop.com de la société NEMESIS en la personne de Monsieur E. reproduit sciemment le sien malgré l’antériorité de celui-ci comme de sa marque ; un nom de domaine a un rayonnement national.

L’intimée demande à la Cour, vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil, L. 711-1, L. 711-4 et L. 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, de :
- constater que la société NEMESIS n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre d’elle, et confirmer le jugement déclarant irrecevable l’action de cette société ;
- constater le caractère banal et usuel du signe cybershop, et que les marques CYBERSHOP ASP et CYBERSHOP ne sont pas distinctives pour les produits et services retenus par le Tribunal ;
- confirmer le rejet des demandes de condamnation et d’indemnisation formées par les appelants sur le fondement de ces 2 marques ;
- constater que les appelants n’apportent la preuve ni de la réalité ni du quantum d’aucun des préjudices qu’ils invoquent du fait des prétendus actes de contrefaçon et de concurrence déloyale reprochés à elle ;
- débouter les appelants ;
- débouter les mêmes de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et ordonner à Monsieur E. de justifier avoir personnellement investi des frais et honoraires dans le cadre de la présente procédure ;
- confirmer le jugement ayant transféré gracieusement le nom de domaine businessshop.com au profit d’elle-même ;
- condamner les appelants à lui payer la somme de 12 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue à l’audience le 12 décembre 2013.


M O T I F S D E L ’ A R R E T :

Sur les droits de la société NEMESIS :

Les articles L. 714-1 et L. 714-7 du Code de la Propriété Intellectuelle permettent au concessionnaire d’une licence d’exploitation d’une marque d’agir en contrefaçon, mais cette licence n’est opposable aux tiers qu’à condition d’être inscrite au Registre National des Marques ; les pièces 13 et 14 de la société NEMESIS et de Monsieur E. mentionnent une concession de licence du second à la première datée du 21 juin 2011 avec publication au B.O.P.I. n° 2011-29 alors que les faits litigieux sont antérieurs pour être de 2009 et de 2010 ; par ailleurs et surtout ces 2 personnes ne justifient pas de l’inscription de cette licence au Registre précité.

C’est donc à juste titre que le Tribunal a déclaré irrecevable faute d’intérêt à agir l’action de la société NEMESIS.

Cependant cette irrecevabilité est limitée à l’action en contrefaçon, puisque celle en concurrence déloyale n’est pas soumise aux 2 articles précités contrairement à ce qu’a retenu le jugement.

Sur la contrefaçon par la société SYNOLIA :

Monsieur E. ne peut agir en contrefaçon contre la société SYNOLIA sur le fondement de ses marques « CyberShop *ASP » [et non « CyberShop ASP e-business solution » comme il le prétend à tort au regard de son dépôt de marque du 16 février 2005] et que si celles-ci sont valables au regard des articles L. 711-1 et L. 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ; ces derniers exigent un signe à caractère distinctif c’est-à-dire arbitraire à l’égard des produits et services, ce qui exclut le signe descriptif qui désigne nécessairement, génériquement ou usuellement ceux-ci.

Dans la première marque « CyberShop *ASP » le mot essentiel est CyberShop* qui constitue intégralement la seconde marque « CyberShop* ». Ce mot réunit les termes Cyber et Shop qui appartiennent à la langue anglo-saxonne, mais sont utilisés couramment par le public français qui, déjà en 2005 et 2008 lors du dépôt des 2 marques, savait que leur signification respective est d’une part internet, et d’autre part boutique ou magasin ; le fait que Monsieur E. utilise ces marques afin de mettre au point des logiciels pour boutiques en ligne n’est pas de nature à retirer à celles-là leur caractère descriptif puisque ceux-ci réunissent les 2 notions véhiculées par les termes Cyber et Shop, lesquels ne sont que l’appellation pure et simple de notions courantes.

C’est par suite à bon droit que le Tribunal, au motif que les marques « CyberShop *ASP » et « CyberShop* » ne présentent pas de caractère distinctif, les a annulées et a débouté Monsieur E. de sa demande en contrefaçon.

Sur la concurrence déloyale par la société SYNOLIA :

Celle-ci utilise le mot clé CYBERSHOP pour son site internet mais le caractère fautif de cet usage n’est pas démontré par la société NEMESIS et par Monsieur E., dans la mesure où ce mot est d’emploi courant et où les utilisateurs et clients du site de ceux-ci ne sont pas détournés au profit du précédent.

Le jugement sera pour ce motif confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des appelants au titre de la concurrence déloyale.

Sur le nom de domaine e-businessshop.com :

Ce nom utilisé par la société NEMESIS est quasiment identique à celui BUSINESSSHOP.COM enregistré le 30 juillet 2002 par la société SYNOLIA, d’où un risque évident de confusion par celle-là qui porte atteinte aux droits de celle-ci ; par suite le jugement sera confirmé pour avoir ordonné le transfert du nom de la première société au profit de la seconde.

Enfin l’équité ne permet pas de rejeter en totalité la demande faite par la société SYNOLIA au titre des frais irrépétibles d’appel.


D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Confirme le jugement du 24 novembre 2011.

Condamne en outre in solidum Maître Vincent A. es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. NEMESIS SOFTWARES et Monsieur Mohammad Abdul Afiz E. à payer à la S.A.R.L. SYNOLIA une indemnité unique de 6 000 € 00 au titre des frais irrépétibles d’appel.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne in solidum Maître Vincent A. es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. NEMESIS SOFTWARES et Monsieur Mohammad Abdul Afiz E. aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, le Président,



Documents en téléchargement :

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Mis à jour le : 28 avril 2014



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