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Une décision "Marques"

Pour protéger vos signes distinctifs, remettez-en une couche !

9 novembre 2015

La nécessité d’un usage effectif et répété d’une marque ou d’un autre signe distinctif

La S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DE PRET A PORTER (SEPAP), créée le 7 décembre 1978, comprend 5 établissements à Marseille dont 2 ayant comme enseigne « PARADISE ». Cette dernière, autorise, à partir du 1er décembre 2013, la S.A.S. PROTIS 5 à faire usage de cette enseigne pour son établissement, situé dans le centre commercial Les Terrasses du Port, à Marseille.

La S.A.R.L. SUD EXTENSION, inscrite au R.C.S. depuis 2006, a déposé la marque « GOLDEN PARADISE » le 8 septembre 2008. Elle a signé, en 2014, un contrat avec la S.A.R.L. HEAVEN GARDEN, pour lui permettre d’utiliser cette enseigne pour son unique établissement, situé dans le même centre commercial.

Fin mars 2014, la SEPAP et PROTIS 5 demandent au T.G.I. de Marseille d’interdire l’utilisation de cette enseigne par la société HEAVEN GARDEN, et celui-ci leur a donné raison.

Saisie par cette dernière société, la CA d’Aix-en-Provence souligne que la S.A.S. PROTIS 5 n’a exercé réellement son activité commerciale qu’en mai 2014, en même temps que l’ouverture de la boutique de la S.A.R.L. HEAVEN GARDEN. Elle ne bénéfice donc d’aucune antériorité concernant l’usage de l’enseigne « PARADISE ». La S.A.S. PROTIS 5 et la SEPAP sont condamnées à payer les frais de justice pour action non fondée car la SEPAP n’a pas apporté la preuve qu’elle utilisait régulièrement l’enseigne « PARADISE » pour identifier ses produits et services depuis décembre 1978.

S.M. 

Cour d’Appel d’Aix En Provence - Décision du 26 février 2015

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COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2015 N° 2015/75 Rôle N° 14/08376

S.A.R.L. HEAVEN GARDEN

C/

S.A.S. PROTIS 5 S.A.S. SOCIETE EXPLOITATION DE PRET A PORTER – SEPAP

Grosse délivrée le : à :
- Me PECHENART
- Me DAVAL GUEDJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 15 avril 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 2014R00171.

APPELANTE

S.A.R.L. HEAVEN GARDEN, demeurant résidence le Manhattan 3 Place de Rome - 13006 Marseille représentée et assistée de Me Sybille PECHENART, avocat au barreau de MARSEILLE.

INTIMÉES

S.A.S. PROTIS 5, demeurant 350, Avenue Douard - ZI Les Paluds - 13400 AUBAGNE représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE.

S.A.S. SOCIETE EXPLOITATION DE PRET A PORTER - SEPAP, demeurant Centre Commercial Valentine - Local N 107-6 - 13373 MARSEILLE CEDEX 11 représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE.

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 15 janvier 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2015.

ARRÊT

Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2015, Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente et Madame Charlotte COMBARET, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS - PROCEDURE - DEMANDES :

La S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DE PRET A PORTER [la société SEPAP] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés depuis le 7 décembre 1978 avec pour gérant M. J. T. Son Extrait Kbis au 13 novembre 2013 détaille 5 établissements tous situés à Marseille.

La S.A.R.L. SUD EXTENSION, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 10 avril 2006 avec pour gérants MM. D. et G. S., a déposé le 8 septembre 2008 la marque verbale en classe 25 (chaussures, vêtements, etc.) et sous le n° 08/3597481.

La S.A.R.L. HEAVEN GARDEN s’est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 4 janvier 2011, avec selon son Extrait Kbis au 17 septembre 2014 pour activités principales le textile, les bijoux et les chaussures, comme gérant M. C. S., pour nom commercial et pour enseigne . Elle occupe dans le nouveau centre commercial LES TERRASSES DU PORT ouvert en mai 2014, selon une convention du 10 janvier 2011, un local qui est son seul établissement. Par contrat de licence de marque du 5 mai 2014 prenant effet au 1er juin, la S.A.R.L. HEAVEN GARDEN est licenciée de la S.A.R.L. SUD EXTENSION pour la marque ci-dessus et uniquement pour ce local. Cette concession de licence a été reçue le 29 décembre 2014 par l’Institut National de la Propriété Industrielle.

La S.A.S. PROTIS 5 s’est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 8 novembre 2013, sans nom commercial ni enseigne et avec pour président le même M. J. T. Le 1er décembre, la S.A.S. SEPAP l’a autorisée à faire usage de l’enseigne . Selon une convention du 3 décembre, la S.A.S. PROTIS 5 occupe un local de vente de prêt-à-porter femme sous cette enseigne dans le centre commercial LES TERRASSES DU PORT. Le 25 mars 2014, la S.A.S. SEPAP et la S.A.S. PROTIS 5 ont fait assigner la S.A.R.L. HEAVEN GARDEN en interdiction d’utiliser l’enseigne et en retrait-cessation de la publicité pour l’établissement éponyme devant le Président du Tribunal de Commerce de Marseille, qui par ordonnance de référé du 15 avril 2014 : * vu l’article L. 721-3 du Code de Commerce s’est déclaré matériellement compétent ; * vu les articles 872 et 873 alinéa 1 du Code de Procédure Civile a :
- ordonné à la S.A.R.L. HEAVEN GARDEN de cesser d’utiliser l’enseigne pour l’ouverture de son fonds de commerce dans le centre commercial LES TERRASSES DU PORT, et ce sous astreinte provisoire de 300 € par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision ;
- ordonné le retrait et la cessation de la publicité autour de l’ouverture de l’établissement sous l’enseigne  ;
- condamné la société HEAVEN GARDEN à payer à la S.A.S. SEPAP et à la S.A.S. PROTIS 5 la somme totale de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La S.A.R.L. HEAVEN GARDEN a régulièrement interjeté appel les 24-25 avril 2014, et par ordonnance du 8 septembre suivant l’affaire a été fixée à bref délai conformément à l’article 905 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 19 décembre 2014, l’appelante soutient notamment que :
- le dépôt de la marque par la S.A.R.L. SUD EXTENSION n’a fait l’objet d’aucune opposition ; cette société a ouvert 4 boutiques avec l’enseigne éponyme à MONTPELLIER, BEZIERS, NIMES et BEZIERS ;
- le litige est relatif aux marques et relève donc de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance ; il concerne l’exploitation de la marque par elle-même ;
- l’antériorité de l’enseigne lors de l’assignation du 25 mars 2014 n’existait pas pour la S.A.S. PROTIS 5 car les mise en activité et création ne sont intervenues que le 16 mai ; la S.A.S. SEPAP ne justifie pas utiliser la dénomination depuis sa création en 1978, alors que ses 5 établissements [autres que celui des TERRASSES DU PORT] ont LA CITY comme nom commercial pour 4 et DESTOCK ONE comme enseigne pour le 5ème ; la même n’a pas déposé le terme en qualité de marque ;
- la marque n’a pas la même phonétique que l’enseigne , toutes deux ayant des sonorités totalement différentes et ne pouvant pas être confondus dans l’esprit du consommateur moyen ;
- il n’est pas démontré que l’enseigne aurait une plus grande attractivité que la marque  ;
- les 2 magasins ont des cibles commerciales différentes, relativement basses pour elle-même et la S.A.R.L. SUD EXTENSION, moyenne pour la S.A.S. PROTIS 5 ; leurs gammes de prix ne sont absolument pas les mêmes ; ils sont situés à 2 étages différents ; leurs devantures, agencements et présentations sont distincts ;
- la S.A.S. SEPAP n’est pas installée au centre commercial LES TERRASSES DU PORT ;
- le droit d’usage conféré par cette société à la S.A.S. PROTIS 5 n’est assorti d’aucune contrepartie pécuniaire, ce qui exclut son préjudice ; cette gratuité est contraire au monopole revendiqué par la S.A.S. SEPAP sur l’enseigne  ;
- elle est occupante par convention du 10 janvier 2011, alors que la S.A.S. PROTIS 5 ne l’est que depuis une convention du 6 novembre 2013. L’appelante demande à la Cour, vu la loi n° 2007-1544 et le décret n° 2009-1205, les articles 31, 872 et 873 du Code de Procédure Civile, et 1382 du Code Civil, de :
- à titre liminaire infirmer l’ordonnance de référé en ce que le Président du Tribunal de Commerce de Marseille s’est déclaré compétent à connaître du litige ;
- dire et juger que ce dernier aurait dû se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Marseille ;
- subsidiairement, sur le fond, infirmer l’ordonnance de référé ;
- débouter la S.A.S SEPAP et la S.A.S. PROTIS 5 de l’intégralité de leurs demandes ;
- en tout état de cause les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Concluant le 5 janvier 2015, la S.A.S. SOCIETE EXPLOITATION DE PRET A PORTER et la S.A.S. .PROTIS 5 répondent notamment que :
- le litige ne concerne pas une marque mais une enseigne, et ne ressort pas à la compétence du Tribunal de Grande Instance ; la S.A.R.L. HEAVEN GARDEN n’est titulaire d’aucune marque, et ne dispose d’aucun contrat de licence d’exploitation de marque régulièrement enregistré à l’I.N.P.I. au jour de l’introduction de l’instance ce qui le rend inopposable aux tiers ;
- l’enseigne est propriété de la S.A.S. SEPAP depuis son immatriculation au R.C.S. le 7 décembre 1978 ; l’adjonction du terme ne permet aucunement d’éviter une confusion avec l’enseigne  ; cette dernière est connue sur Marseille ; il n’existe aucune enseigne sur cette ville ; les fonds de commerce à l’enseigne vendent les mêmes produits que la S.A.R.L. HEAVEN GARDEN et ont une charte graphique identique ;
- la S.A.R.L. HEAVEN GARDEN ne disposait d’aucun droit à utiliser l’enseigne , qui crée une confusion avec l’enseigne notoire à Marseille ; la même ne pouvait pas ne pas connaître la seconde enseigne car son gérant M. C. S. connaissait depuis plus de 30 ans les dirigeants du groupe SEPAP ; le choix de l’enseigne dans le même centre commercial procède d’une intention parasitaire ;
- la S.A.R.L. HEAVEN GARDEN et la S.A.S. SEPAP exploitent dans la même zone et pour des activités identiques de vente de prêt-à-porter ; la première a voulu créer une assimilation ou un rapprochement avec le magasin PARADISE afin d’en détourner la clientèle ;
- la marque a été déposée après le premier usage public de l’enseigne  ;
- une enseigne est protégeable même sans dépôt de marque ;
- dans un même centre commercial il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre 2 enseignes distribuant toutes deux du textile ;
- l’intérêt de la confusion ne profite qu’à celui qui distribue du bas de gamme c’est-à-dire la société HEAVEN GARDEN ;
- le risque de confusion est antérieur à la réalisation du préjudice. Les intimées demandent à la Cour de confirmer l’ordonnance, et de condamner la S.A.R.L. HEAVEN GARDEN au paiement de 1 500 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.


  MOTIFS DE L’ ARRET :

Sur la compétence :

Par application de l’article L. 714-7 alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle ’Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrit au registre national des marques’. Le contrat de licence conclu le 5 mai 2014 entre la S.A.R.L. SUD EXTENSION et la S.A.R.L. HEAVEN GARDEN, qui porte sur la marque , déposée le 8 septembre 2008 par la première, n’a pas été inscrit audit registre, et sa réception le 29 décembre 2014 par l’Institut National de la Propriété Industrielle n’équivaut nullement à cette inscription. Il en résulte que la marque ne peut utilement être invoquée par la S.A.R.L. HEAVEN GARDEN pour contrer l’enseigne invoquée par la S.A.S. SEPAP et la S.A.S. PROTIS 5. Le litige est ainsi étranger au droit des marques, et relève de la compétence du Président du Tribunal de Commerce comme celui-ci l’a justement décidé.

Sur le fond :

La S.A.S. PROTIS 5 s’est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 8 novembre 2013 sans nom commercial ni enseigne , a été autorisée par la S.A.S. SEPAP à faire usage de cette enseigne le 1er décembre suivant, a conclu le 3 suivant une convention d’occupation d’un local dans le centre commercial LES TERRASSES DU PORT, et n’a commencé son activité commerciale qu’en mai 2014. Elle n’avait donc quasiment pas utilisé l’enseigne lors de l’ouverture, en mai 2014 également, du local de la S.A.R.L. HEAVEN GARDEN. C’est en conséquence sans droit que la S.A.S. PROTIS 5 a assigné la S.A.R.L. HEAVEN GARDEN. Il appartient à la S.A.S. SEPAP de rapporter la preuve qu’elle est propriétaire depuis son origine le 7 décembre 1978 de l’enseigne , qu’elle utilise celle-ci de manière durable, et qu’elle est connue de la clientèle marseillaise sous ladite enseigne. L’Extrait Kbis de cette société au 13 novembre 2013 mentionne l’existence de 5 établissements :
- 1 principal, créé vraisemblablement en même temps que son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, le 7 décembre 1978, avec pour nom commercial LA CITY et pour enseigne  ;
- 4 autres créés successivement : . le 22 février 1983, avec les mêmes nom commercial et enseigne ; . le 2 juin 1988, avec pour nom commercial LA CITY et pour enseigne ATRIUM ; . le 29 décembre 2001, avec pour nom commercial LA CITY et sans enseigne ; . le 27 octobre 2011, avec pour enseigne DESTOCK ONE et sans nom commercial. Ainsi seuls 2 des 5 établissements de la S.A.S SEPAP ont pour enseigne selon cet extrait Kbis. Cependant l’inscription de l’enseigne sur un Extrait Kbis ne suffit pas à démontrer son usage effectif, public et durable, qui seul assure sa protection au bénéfice de la S.A.S. SEPAP. Or, cette dernière ne communique aucun élément (photographies, factures, catalogues, publicités, etc.) établissant la réalité de cet usage de l’enseigne qu’elle revendique. La S.A.S. SEPAP, en l’absence de notoriété même marseillaise de l’enseigne , ne peut opposer cette dernière à l’enseigne utilisée par la S.A.R.L. HEAVEN GARDEN. C’est donc à tort que le Président du Tribunal de Commerce a fait droit aux demandes de la S.A.S. SEPAP et de la S.A.S. PROTIS 5.


DECISION

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire, Confirme l’ordonnance de référé du 15 avril 2014 uniquement pour avoir retenu la compétence matérielle du Président du Tribunal de Commerce, Infirme tout le reste de cette ordonnance, et déboute la S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DE PRET A PORTER et la S.A.S. PROTIS 5 de l’ensemble de leurs demandes, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamne in solidum la S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DE PRET A PORTER et la S.A.S. PROTIS 5 à payer à la S.A.R.L. HEAVEN GARDEN une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, Condamne in solidum la S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DE PRET A PORTER et la S.A.S. PROTIS 5 aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.



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Mis à jour le : 9 novembre 2015



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