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Une décision "Marques"

Saint-Tropez, Cassis et risque de confusion

28 février 2014

Opposition, Risque de confusion

La commune de Saint-Tropez, propriétaire de la marque « Les Voiles de Saint-Tropez » déposée à l’INPI, a formé opposition à l’enregistrement ultérieur de la marque « Les Voiles de Cassis » détenue par la SARL GTC CASSIS. Les deux marques ont été déposées à l’INPI pour les mêmes classes de produits et services. Le Directeur de l’INPI a partiellement fait droit à la demande de la commune de Saint-Tropez. La SARL GTC CASSIS a donc formé un recours à l’encontre de cette décision.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence reconnait que les deux marques ont été déposées pour les mêmes classes de produits et services et qu’elles sont toutes deux « constituées de caractères d’imprimerie classiques de couleur noire ». Cependant, les juges estiment que ces derniers sont « dépourvus d’originalité sur le plan graphique », ajoutant que « le mot principal et dominant de chaque marque est le nom de la commune », l’expression « Les Voiles de » étant considérée comme descriptive et non distinctive. De plus, la Cour d’appel indique que même s’il existe une « évidente connotation marine » entre les deux communes, Saint-Tropez « jouit d’une forte notoriété sur le plan national et international alors que la commune de Cassis n’est connue que sur le plan local », de sorte qu’« il ne saurait donc y avoir de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne ». Enfin, « le nom des deux communes n’est ni identique ni similaire et leur consonance sur le plan phonétique est très différente », il en résulte donc qu’« aucun risque de confusion ne peut en conséquence exister sur le plan visuel, phonétique ou conceptuel, le nom de la commune étant déterminant dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne qui ne peut confondre Saint-Tropez et Cassis ». Pour ces raisons, la décision de l’INPI est annulée.


Cour d’Appel d’Aix En Provence - Décision du 23 janvier 2014

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COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 2e Chambre

ARRÊT AU FOND DU 23 JANVIER 2014 N° 2014/ 27 Rôle N° 12/20278

SARL GTC CASSIS

C/

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE COMMUNE DE SAINT-TROPEZ PROCUREUR GÉNÉRAL

Grosse délivrée le : à : Me REBUFAT, Me CAPIAUX, INPI

Décision déférée à la Cour :

Décision de Monsieur le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle en date du 28 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 12-1353.

DEMANDERESSE

SARL GTC CASSIS, demeurant Port Départemental de Cassis - Quai des Moulins - 13260 CASSIS représentée par Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, demeurant 15 Rue des Minimes - CS 50001 - 92677 COURBEVOIE CEDEX représenté par Melle Marianne CANTET (Chargée de mission) en vertu d’un pouvoir spécial

COMMUNE DE SAINT-TROPEZ, demeurant Hôtel de Ville - 83990 SAINT TROPEZ représentée par Me Jean CAPIAUX, avocat au barreau de PARIS

Monsieur PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant Cour d’Appel Place Verdun - 13100 Aix-en-Provence représenté par M. Jules PINELLI (Substitut Général) en vertu d’un pouvoir général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2013 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, et Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, chargés du rapport. Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014.

Ministère Public : M. Jules PINELLI, substitut général, lequel a été entendu en ses observations orales.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014.

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 avril 2003, la Société Nautique de Saint Tropez a déposé la marque semi-figurative ’Les Voiles de Saint’Tropez’ à l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE dans les classes 16, 21, 24, 25, 26, 38 et 41.

Par contrat de cession de marque du 11 mai 2009, la Société Nautique de Saint-Tropez a cédé la marque ’Les Voiles de Saint-Tropez’ à la Commune de Saint-Tropez. Le 18 octobre 2010, la Commune de Saint-Tropez a déposé la marque verbale ’Les Voiles de Saint-Tropez’ dans les mêmes classes puis le 11 juin 2012 dans les classes 9, 29, 30, 31 et 32.

Le 10 février 2010, la Commune de Saint-Tropez a déposé cette même marque auprès de l’OHMI en tant que marque communautaire, puis le 5 novembre 2010 en tant que marque internationale pour la Chine, le Japon et la Suisse.

Le 12 janvier 2012, la SARL GTC CASSIS a déposé à l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE la marque verbale ’Les Voiles de Cassis’ en classes 25, 28 et 41.

Le 29 mars 2012, la Commune de Saint-Tropez a formé opposition à l’enregistrement de cette marque pour l’intégralité des produits et services figurant dans la demande d’enregistrement, sur la base de la marque verbale ’Les Voiles de Saint-Tropez’.

Par décision du 28 septembre 2012 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 1er octobre 2012, le Directeur de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE a :

- reconnu justifiée l’opposition concernant les classes 25 et 28 et partiellement justifiée l’opposition concernant la classe 41 pour la publication de livres ainsi que la publication électronique de livres et de périodiques en ligne,

- rejeté partiellement la demande d’enregistrement pour les produits et services précités.

Par déclaration motivée au greffe de la Cour du 26 octobre 2012, la SARL GTC CASSIS a formé un recours à l’encontre de cette décision.

Par mémoire du 28 février 2013, la SARL GTC CASSIS demande à la Cour d’annuler la décision du Directeur de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE en faisant valoir pour l’essentiel :

- que le terme ’Les Voiles de ’ est un terme générique définissant une manifestation nautique de bateaux à voile,

- que de nombreuses marques reprenant le terme ’les voiles de ’ ont été enregistrées à l’INPI pour des produits et services identiques ou similaires à ceux contestés,

- que l’association du terme ’les voiles de ’ avec le mot CASSIS confère à la marque une forte distinctivité,

- qu’il ne saurait y avoir dans l’esprit du consommateur de confusion entre les ’Les Voiles de Cassis’ et ’Les Voiles de Saint-Tropez’ et que c’est la raison pour laquelle les signes déposés antérieurement sont tous distinctifs, tels que les ’voiles de Deauville’,’Les Voiles de Trouville’, ’Les Voiles de Cannes’, ’Les Voiles d’Antibes Juan-Les-Pins’, ’Les Voiles de La Baule’,

- que la marque ’Les Voiles de Cassis’ désigne une manifestation sportive organisée en baie de Cassis et les produits dérivés en découlant, en l’espèce les vêtements et autres habillements de sport,

- qu’il en va du terme ’ Les Voiles de ’comme du terme ’La Foire de ’ s’agissant de termes génériques.

La Commune de Saint-Tropez conclut à la confirmation de la décision du directeur de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE en soutenant pour l’essentiel :

- que la Commune de Saint-Tropez exploite cette marque en consentant des licences à différents bénéficiaires pour différentes classes.

- que la marque contestée peut être perçue comme une variante de la marque antérieure servant à désigner une nouvelle gamme de produits,

- que la concluante ne s’oppose pas au droit pour telle commune d’organiser une manifestation nautique sous l’appellation ’Les Voiles de’ mais à la tentative de sociétés ou de particuliers d’exploiter à des fins purement commerciales, dans d’autres classes que celles correspondant aux manifestations nautiques, la notoriété de la marque ’Les Voiles de Saint-Tropez’ en entretenant la confusion dans l’esprit des consommateurs,

- que parmi les exemples cités par l’appelante, un certain nombre de marques n’associent pas le nom d’une commune à l’appellation ’Les Voiles de’ telles les marques ’Les Voiles Royales ’ ou les ’Les Voiles de la liberté ’,

- qu’un certain nombre de marque citées associant ’Les Voiles de ’ au nom d’une commune ont été enregistrées avant le dépôt par la Commune de Saint Tropez de sa marque verbale, que certaines autres ont été enregistrées pour désigner des produits autres que ceux de la marque 25,

- que la concluante fait régulièrement opposition aux demandes d’enregistrement de marque comportant l’expression ’Les Voiles de’ lorsqu’il ne s’agit pas uniquement de l’organisation d’une manifestation nautique.

- que la décision de l’INPI est justifiée en fait et en droit.

Le Directeur de l’INPI soutient que sa décision est fondée en faisant valoir :

- que le risque de confusion recouvre non seulement le risque de confusion directe mais encore le risque d’association c’est à dire le risque pour le consommateur de croire qu’il est en présence de la déclinaison de marques appartenant toutes à une même société ou à des sociétés économiquement liées,

- que les marques concernées ont une construction identique,

- que l’opposition a été refusée pour les services de divertissement, activités sportives et culturelles, mises à disposition d’installations de loisirs,

- que la séquence ’Les Voiles de’ est parfaitement arbitraire concernant les classes 25 (habillement) et 28 (parties d’habillement) ainsi que partie de la classe 41 ( publication de livres et publication électronique de livres et de revues),

- qu’il n’appartient pas à la concluante de s’opposer d’office à l’enregistrement d’une marque pour atteinte à des droits antérieurs, l’initiative de faire opposition étant réservée aux titulaires des marques antérieures,

- que les différences conceptuelles entre les termes Saint-Tropez et Cassis ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le risque de confusion doit s’apprécier globalement en considération de l’impression d’ensemble produite par les marques compte tenu notamment du degré de similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les signes, du degré de similitude entre les produits et du degré de notoriété de la marque.

Lors de l’examen des similitudes existant entre les signes qu’elles soient visuelles, phonétiques ou conceptuelles, le juge doit se fonder sur l’impression d’ensemble produite par ces signes et ne peut se fonder sur un élément dominant qu’à la condition que tous les autres composants de la marque soient négligeables.

Sont similaires des produits ou services qui, en raison de leur nature ou de leur destination , peuvent être rattachés par un consommateur d’attention moyenne à une même entreprise ou, le cas échéant, à des entreprises économiquement liées.

La notoriété de la marque est un facteur pertinent du risque de confusion en ce qu’elle confère à cette marque un caractère distinctif particulier et lui ouvre une protection plus étendue.

La marque verbale ’Les Voiles de Cassis’ a été déposée pour les mêmes classes de produits et services que la marque antérieure ’Les Voiles de Saint-Tropez’ s’agissant de :

• vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, ceintures, gants, foulards, cravates • rembourrages de protection (partie d’habillement de sport) • publication de livres, publication électronique de livres et de périodiques en ligne

Il est constant que le terme ’Les Voiles de’ s’appliquant à une manifestation nautique est dépourvu de caractère distinctif mais que le même terme s’appliquant aux produits et services précités des classes 25, 28 et pour partie 41, est arbitraire.

Les deux marques sont constituées de caractères d’imprimerie classiques de couleur noire dépourvus d’originalité sur le plan du graphisme.

Le mot principal et dominant de chaque marque est le nom de la commune dès lors que le terme ’les Voiles de’ nonobstant son caractère arbitraire pour les classes de produits et services considérés est descriptif et a une évidente connotation marine pour le consommateur d’attention moyenne.

Le nom des deux communes n’est ni identique ni similaire et leur consonance sur le plan phonétique est très différent.

Par ailleurs la commune de Saint-Tropez jouit d’une forte notoriété sur le plan national et international alors que la commune de Cassis n’est connue que sur le plan local.

Il ne saurait donc y avoir de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne entre ces deux communes.

Enfin, aucune pièce ne démontre que la marque ’les voiles de Saint-Tropez’ utilisée pour les produits des classes 25, 28 et en partie 41 jouirait d’une notoriété particulière, la notoriété étant attachée en l’espèce à la commune.

Aucun risque de confusion ne peut en conséquence exister sur le plan visuel, phonétique ou conceptuel, le nom de la commune étant déterminant dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne qui ne peut confondre Saint-Tropez et Cassis.

Il convient en conséquence de prononcer l’annulation de la décision de l’INPI du 28 septembre 2012.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable le recours formé par la SARL GTC CASSIS à l’encontre de la décision du Directeur de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE du 28 septembre 2012,

Annule la décision du Directeur de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE du 28 septembre 2012 ayant partiellement fait droit à l’opposition formée par la commune de Saint-Tropez à la demande d’enregistrement de la marque ’les voiles de Cassis’ de la SARL GTC CASSIS,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe conformément aux dispositions de l’article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle.

Le Greffier, Le Président,



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Mis à jour le : 27 février 2014



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